Assuntos de Patentes

Uma patente é o direito de excluir — o direito de impedir que outra pessoa fabrique, use, venda, ofereça para venda ou importe sua invenção, por um período limitado, em troca da divulgação pública de como ela funciona. Fazer valer esse direito, ou defender-se contra o de outra pessoa, pode tramitar perante um tribunal distrital federal, perante a Comissão de Comércio Internacional (International Trade Commission), ou por meio de um dos cinco procedimentos administrativos distintos perante o Conselho de Julgamento e Recursos de Patentes (Patent Trial and Appeal Board, ou PTAB) do USPTO — e escolher o foro correto costuma ser a decisão mais determinante em uma disputa de patentes. E muito antes de qualquer disputa começar, duas perguntas determinam se vale a pena buscar uma patente e se vale a pena fazê-la valer: a invenção é de fato patenteável em vista do estado da técnica, e o produto de um concorrente realmente se enquadra nas reivindicações da patente concedida?

Nossos advogados de patentes em Miami realizam buscas de patenteabilidade e emitem pareceres escritos de patenteabilidade antes do depósito de um pedido; conduzem a prosecução, o licenciamento, a execução e a defesa de patentes na Flórida e em todo o país; preparam estudos de infração pós-concessão e tabelas de reivindicações (claim charts) avaliando se o produto de um terceiro infringe uma patente concedida; e litigam disputas de validade e infração perante tribunais federais e perante o PTAB.

Visão Geral da Proteção Patentária

Nova, não óbvia, útil — e que vale a pena defender

Uma patente de invenção (utility patent) protege um processo, máquina, artigo manufaturado ou composição de matéria novos e úteis — ou um aperfeiçoamento novo e útil de qualquer um deles — por 20 anos a partir da data de depósito, desde que a invenção seja nova e não óbvia em vista do estado da técnica. Uma patente de desenho industrial (design patent) protege a aparência ornamental de um artigo manufaturado por 15 anos a partir da concessão. Em ambos os casos, o valor da patente é definido inteiramente por suas reivindicações — as frases numeradas ao final da patente que demarcam o limite legal daquilo que o titular pode impedir terceiros de fazer.

Esse limite é testado em duas arenas bem distintas: o tribunal distrital federal, onde o titular processa um suposto infrator (ou o suposto infrator ajuíza ação declaratória de não infração ou de invalidade), e o Conselho de Julgamento e Recursos de Patentes (PTAB), onde a própria validade da patente pode ser contestada administrativamente, com frequência de forma mais rápida e a custo menor do que em juízo. Uma estratégia de patentes bem conduzida leva ambas em conta desde o início — porque uma patente que não resiste a uma contestação de validade não vale a pena ser executada, e uma ação de infração que ignora a possibilidade de um contra-ataque perante o PTAB está deixando de considerar metade do tabuleiro.

Buscas de Patenteabilidade Pré-Depósito

Saiba o que o examinador vai encontrar — antes de depositar

Todo pedido de patente é examinado em confronto com o estado da técnica — tudo o que foi patenteado, publicado, usado publicamente, colocado à venda, ou de outra forma disponibilizado ao público antes da data de depósito efetiva do pedido. Sob o sistema de primeiro a depositar (first-inventor-to-file), que rege as patentes americanas desde 16 de março de 2013, esse conjunto de estado da técnica fica fixado no momento em que o pedido é depositado, e cabe ao examinador encontrá-lo. Uma busca de patenteabilidade pré-depósito é a oportunidade do requerente de encontrá-lo primeiro — em seu próprio cronograma, e antes de gastar recursos redigindo e depositando o pedido.

Uma busca devidamente delimitada vai muito além de uma consulta por palavras-chave em patentes americanas concedidas. Nossos advogados de patentes em Miami planejam cada busca em torno do conceito técnico central da invenção e da linguagem de reivindicação mais provável, e a executam em bases de patentes e pedidos publicados nos Estados Unidos, acervos de patentes estrangeiras como as bases do Escritório Europeu de Patentes e da OMPI, e na literatura não patentária — artigos de periódicos, trabalhos apresentados em conferências, documentos de normas técnicas, manuais de produtos e produtos comerciais anteriores — cada vez mais utilizada pelos examinadores e que uma busca restrita a patentes deixaria passar. Como os esquemas de classificação usados pelo USPTO e por seus equivalentes estrangeiros costumam ser mais confiáveis do que palavras-chave para localizar referências que descrevem o mesmo conceito com vocabulário diferente, realizamos a busca tanto por classificação quanto por texto.

O resultado entregue não é uma lista bruta de referências. É um conjunto curado das referências mais próximas, cada uma anotada quanto a quais características da invenção ela revela e quais não revela, de modo que o cliente e o advogado redator possam ver rapidamente onde efetivamente reside a novidade da invenção. Esse mapeamento orienta tudo o que vem a seguir: se vale a pena depositar o pedido, se um pedido provisório deve ser depositado imediatamente para assegurar uma data de depósito, quão amplas podem realisticamente ser redigidas as reivindicações independentes, e quais posições de reserva devem constar das reivindicações dependentes. Referências localizadas durante a busca que sejam relevantes para a patenteabilidade são divulgadas ao USPTO em uma Declaração de Divulgação de Informações (Information Disclosure Statement), cumprindo o dever de boa-fé previsto em 37 C.F.R. § 1.56 e construindo um histórico de exame mais sólido e mais resistente a litígios.

Pareceres de Patenteabilidade

Uma avaliação jurídica por escrito nos termos de 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103 e 112

A busca de patenteabilidade identifica as referências; o parecer de patenteabilidade aplica a lei a elas. Em um parecer escrito, um advogado de patentes registrado compara a invenção — tal como descrita pelo inventor e tal como provavelmente seria reivindicada — com as referências mais próximas localizadas na busca e com os requisitos legais para a concessão de uma patente, chegando a uma conclusão fundamentada sobre a probabilidade de que uma ou mais reivindicações de escopo comercialmente relevante venham a ser deferidas.

O núcleo da análise é a novidade nos termos de 35 U.S.C. § 102 e a não obviedade nos termos do § 103. Uma reivindicação é antecipada, e portanto não patenteável, se uma única referência do estado da técnica revelar todos os elementos da reivindicação, dispostos da mesma forma que na reivindicação. Uma reivindicação é óbvia se as diferenças entre ela e o estado da técnica forem tais que a invenção reivindicada, considerada como um todo, teria sido óbvia para uma pessoa com conhecimento técnico ordinário na área, à época do depósito — uma investigação estruturada pelos fatores estabelecidos pela Suprema Corte em Graham v. John Deere e por sua decisão posterior em KSR v. Teleflex, que advertiu contra testes rígidos e passou a permitir que examinadores recorressem ao senso comum e a combinações previsíveis de elementos conhecidos. Nossos pareceres percorrem essa análise elemento por elemento, identificam as características específicas que distinguem a invenção das referências mais próximas, e avaliam com que grau de persuasão essas características podem ser defendidas contra uma rejeição por obviedade. Quando pertinente, o parecer também trata da elegibilidade da matéria nos termos do § 101 — uma questão preliminar para invenções de software, métodos de negócio e diagnósticos — e dos requisitos de descrição suficiente e suficiência descritiva (enablement) do § 112, que determinam o quanto da invenção o relatório descritivo deve efetivamente ensinar.

O parecer também trata de prazos. Sob a AIA, a divulgação pública, venda ou oferta de venda feita pelo próprio inventor mais de um ano antes da data de depósito efetiva constitui impedimento absoluto à obtenção de uma patente americana, e a maioria das jurisdições estrangeiras não concede qualquer período de graça. Quando uma invenção já foi mostrada a clientes, apresentada em uma feira comercial, oferecida para venda, ou descrita em uma publicação, o parecer identifica os prazos que essas atividades colocaram em movimento e se os direitos no exterior ainda permanecem disponíveis.

Um parecer de patenteabilidade é tanto uma ferramenta de negócios quanto uma ferramenta jurídica. Para um inventor individual ou uma start-up, ele responde se a invenção justifica o investimento em um pedido de patente de invenção completo e anos de prosecução, ou se um depósito provisório, uma patente de desenho industrial, ou a proteção por segredo comercial é a opção mais adequada. Para uma empresa com um portfólio ativo, ele apoia uma decisão informada sobre qual, entre diversas invenções candidatas, merece ser depositada, e em que ordem. Para investidores e licenciados, um parecer escrito de um advogado de patentes independente é frequentemente uma condição para o financiamento ou uma cláusula do negócio. Em todos os casos, o valor do parecer está em sua franqueza: um parecer que identifica um obstáculo sério antes do depósito poupa o cliente do custo de descobrir a mesma coisa por meio de um examinador, dois anos depois.

Estudos de Infração de Patente Pós-Concessão

O produto de um concorrente realmente se enquadra nas reivindicações? — 35 U.S.C. § 271

Uma patente concedida vale tanto quanto as reivindicações que contém e os produtos que essas reivindicações efetivamente abrangem. Nos termos de 35 U.S.C. § 271(a), quem, sem autorização, fabrica, usa, oferece para venda ou vende uma invenção patenteada dentro dos Estados Unidos, ou a importa para os Estados Unidos, infringe a patente; os §§ 271(b) e (c) estendem a responsabilidade a quem induz ativamente a infração ou contribui para ela fornecendo um componente material especialmente adaptado para uso infrator. Se alguma dessas disposições é acionada por um produto específico de terceiro é uma questão de direito e de fato que depende de uma comparação disciplinada, reivindicação por reivindicação — e é exatamente essa comparação que um estudo de infração pós-concessão entrega.

O estudo começa onde todo caso de infração começa: com o significado das reivindicações. Os termos das reivindicações são interpretados de acordo com a estrutura estabelecida pelo Federal Circuit em Phillips v. AWH — atribuindo a cada termo seu significado ordinário para uma pessoa com conhecimento técnico ordinário na área, lido à luz do relatório descritivo e do histórico de prosecução, e, quando necessário, informado por evidências extrínsecas como dicionários e tratados técnicos. O histórico de prosecução é especialmente importante, porque argumentos e emendas apresentados para obter o deferimento podem restringir um termo a ponto de reduzi-lo bem abaixo de seu significado literal. Com as reivindicações interpretadas, obtemos e analisamos o produto acusado — por meio de material de divulgação do produto disponível publicamente, desmontagens (teardowns), engenharia reversa, código-fonte quando este puder ser obtido licitamente, ou o próprio produto — e mapeamos cada elemento da reivindicação para a estrutura, etapa ou característica correspondente do produto.

A infração é avaliada sob duas doutrinas. A infração literal exige que todos os elementos da reivindicação sejam encontrados no produto acusado exatamente como reivindicados; segundo a regra de todos os elementos (all-elements rule), a ausência de um único elemento afasta a infração literal daquela reivindicação. Quando um elemento não está literalmente presente, o estudo verifica se o produto acusado ainda assim infringe sob a doutrina dos equivalentes, que alcança um substituto que desempenha substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma maneira, para alcançar substancialmente o mesmo resultado, ou cujas diferenças em relação ao elemento reivindicado sejam, de outro modo, insubstanciais. O alcance dessa doutrina é limitado pelo instituto do prosecution history estoppel, conforme a decisão da Suprema Corte em Festo — uma emenda restritiva feita durante a prosecução geralmente renuncia à cobertura por equivalentes quanto ao elemento emendado — e pela regra segundo a qual os equivalentes não podem esvaziar por completo uma limitação da reivindicação, nem alcançar o que já constava do estado da técnica. Para patentes de desenho industrial, o estudo aplica o teste do observador comum (ordinary-observer test) de Egyptian Goddess v. Swisa, perguntando se um comprador comum, familiarizado com os desenhos do estado da técnica, seria enganado a ponto de acreditar que o desenho acusado é o desenho patenteado.

O entregável é um parecer escrito acompanhado de tabelas de reivindicações (claim charts) — tabelas que colocam cada elemento da reivindicação ao lado da evidência específica que demonstra se, e como, o produto acusado o satisfaz. Essas tabelas cumprem várias finalidades ao mesmo tempo. Para um titular de patente que avalia a execução, elas constituem a base factual da investigação pré-ajuizamento exigida pela Regra 11 das Regras Federais de Processo Civil antes que uma petição inicial de infração possa ser protocolada, e passam a ser a espinha dorsal de quaisquer alegações de infração apresentadas no litígio. Para o licenciamento, uma posição de infração bem documentada é o que transforma uma exigência em uma negociação. E, como um estudo de infração expõe os pontos fortes e fracos de cada reivindicação alegada, ele orienta a decisão sobre quais reivindicações alegar, contra quais produtos, e em qual foro — sinalizando também os pontos em que a resposta mais provável de um réu será uma contestação de validade perante o PTAB, de modo que o titular possa se preparar para isso, ou resolvê-lo por meio de um exame suplementar, antes de ajuizar a ação.

Estudos de infração também respondem a perguntas que surgem depois que uma patente já foi invocada: se um produto redesenhado ainda infringe, se um fornecedor de componente enfrenta responsabilidade por contribuição, se a janela de seis anos para indenização do § 286 e os requisitos de marcação do § 287 limitam o período indenizável, e se o produto acusado foi importado de tal forma que uma ordem de exclusão perante a Comissão de Comércio Internacional é uma opção disponível. Cada uma dessas perguntas depende da mesma disciplina elemento por elemento, e todas são mais bem respondidas antes que posições sejam assumidas em correspondência ou em juízo.

Procedimentos Pós-Concessão Perante o PTAB

Cinco caminhos distintos para contestar — ou defender — a validade de uma patente

A Leahy-Smith America Invents Act (AIA) criou o Conselho de Julgamento e Recursos de Patentes (PTAB) e, com ele, um conjunto de alternativas administrativas para contestar a validade de uma patente fora do tribunal distrital federal. Cada procedimento tem seu próprio legitimado para o requerimento, fundamentos, prazo e padrão de análise, e escolher o correto — ou a combinação correta — pode ser tão importante para o desfecho de uma disputa quanto qualquer argumento apresentado em juízo.

As seções a seguir detalham cada procedimento.

Inter Partes Review (IPR)

35 U.S.C. §§ 311–319 — o principal instrumento da prática perante o PTAB

O inter partes review é o procedimento mais utilizado perante o PTAB e, para um réu que enfrenta uma ação de infração, costuma ser a opção estratégica mais importante disponível fora do tribunal. Um terceiro requer ao PTAB o cancelamento de uma ou mais reivindicações por antecipação ou obviedade, com base exclusivamente em patentes e publicações impressas do estado da técnica — os mesmos fundamentos restritos disponíveis em um reexame ex parte, mas decididos por um colegiado de Juízes Administrativos de Patentes em um procedimento contraditório, semelhante a um julgamento, em vez de por um único examinador.

Uma petição não pode ser apresentada antes de decorridos 9 meses da concessão da patente (ou, caso tenha sido protocolado um post-grant review, antes do término desse PGR), e fica precluída se o requerente tiver sido citado em uma ação de infração sobre aquela patente há mais de um ano — um prazo que torna essencial uma estratégia antecipada de IPR para qualquer réu que queira preservar essa opção. O PTAB só instaura o procedimento se concluir haver probabilidade razoável de que o requerente obterá êxito em ao menos uma das reivindicações impugnadas, e o Conselho também mantém discricionariedade para negar a instauração mesmo quando esse padrão é atendido — sobretudo com base nos fatores Fintiv, que ponderam a proximidade e o andamento de uma data de julgamento paralela perante o tribunal distrital em face da eficiência de prosseguir perante o PTAB.

Uma vez instaurado, o PTAB profere decisão final por escrito em até 12 meses (prorrogável por até 6 meses por justa causa), e a parte vencida pode recorrer diretamente ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal (Federal Circuit). O requerente que recebe uma decisão final fica impedido de posteriormente suscitar, em tribunal distrital ou perante a Comissão de Comércio Internacional, qualquer fundamento que tenha suscitado ou que razoavelmente pudesse ter suscitado no IPR — um verdadeiro trade-off que precisa ser ponderado em face das vantagens de rapidez e custo do procedimento.

Post-Grant Review (PGR)

35 U.S.C. §§ 321–329 — fundamentos mais amplos, uma janela estreita

O post-grant review abre uma porta mais ampla do que o IPR — o requerente pode contestar uma patente com base em qualquer fundamento de invalidade, incluindo a elegibilidade da matéria nos termos do § 101, a falta de descrição suficiente ou de suficiência descritiva (enablement) nos termos do § 112, além dos mesmos fundamentos de novidade e obviedade disponíveis no IPR — mas apenas durante uma janela de 9 meses a partir da data de concessão da patente, e apenas contra patentes examinadas sob o regime de primeiro a depositar da AIA (patentes com data de depósito efetiva em ou após 16 de março de 2013).

O PTAB instaura o PGR se concluir que é mais provável do que não que ao menos uma reivindicação impugnada seja não patenteável, ou se a petição suscitar uma questão jurídica nova ou ainda não pacificada, relevante para outras patentes ou pedidos. Uma vez instaurado, o PGR segue, em grande medida, o mesmo prazo de 12 meses (+6 meses) do IPR, perante a mesma estrutura de colegiado, com o mesmo amplo efeito de preclusão contra o requerente em procedimentos posteriores perante o tribunal distrital ou a ITC. Como a janela de 9 meses se encerra rapidamente, uma empresa que deseja manter o PGR disponível contra uma patente recém-concedida de um concorrente precisa acompanhar a data de concessão, e não esperar que uma ameaça de infração se concretize.

Reexame Ex Parte

35 U.S.C. §§ 302–307 — a ferramenta mais antiga do arsenal, e ainda útil

O reexame ex parte é anterior ao próprio PTAB e continua disponível para que qualquer pessoa — inclusive o titular da patente — o requeira a qualquer momento durante o período de vigência da patente, com base em patentes ou publicações impressas que suscitem uma nova questão substancial de patenteabilidade. Diferentemente do IPR e do PGR, o reexame é conduzido por um examinador de patentes na Unidade Central de Reexame do USPTO, e não por um colegiado de Juízes Administrativos de Patentes, e tramita, em grande parte, como um exame original: após o requerimento inicial, o requerente (caso seja um terceiro) não tem mais nenhum direito de participação — não há discovery, não há depoimentos, e não há audiência oral para esse requerente, o que é justamente o que torna o procedimento “ex parte”.

Esse processo mais limitado tem dois lados. Um requerente terceiro não enfrenta preclusão para contestar novamente a validade, com os mesmos fundamentos, em um tribunal distrital posteriormente, o que torna o reexame atraente quando uma parte deseja suscitar estado da técnica sem abrir mão da possibilidade de voltar a litigar a validade mais tarde — mas isso também significa menos controle sobre o procedimento uma vez iniciado, e a ausência de prazo legal, de modo que um reexame pode levar consideravelmente mais tempo do que um IPR ou um PGR para chegar a um resultado final. Titulares de patentes também utilizam o reexame de forma ofensiva, para que as reivindicações de sua própria patente sejam reconsideradas e fortalecidas em vista de referências de que já têm conhecimento, antes de fazer valer a patente contra um infrator.

Procedimentos de Derivação

35 U.S.C. § 135 — o substituto da AIA para a prática de interferência

Quando a America Invents Act migrou os Estados Unidos de um sistema de primeiro a inventar para um sistema de primeiro a depositar, ela eliminou o antigo procedimento de interferência (que resolvia disputas sobre quem inventou primeiro) e o substituiu pelo procedimento de derivação, que formula uma pergunta mais restrita: o requerente ou titular que depositou primeiro derivou a invenção reivindicada do peticionário, sem autorização, e depois depositou o pedido sem o consentimento deste?

Uma petição de derivação deve ser apresentada dentro de um ano da primeira publicação de uma reivindicação para a mesma invenção, ou para invenção substancialmente igual, e é decidida por um colegiado do PTAB com base em provas substanciais de que a derivação ocorreu — evidências corroboradas de comunicação entre as partes e de concepção anterior pelo peticionário costumam ser centrais para o caso. Procedimentos de derivação são muito menos comuns do que o IPR ou o PGR; a maioria das disputas de prioridade e de autoria de invenção hoje é resolvida pela própria regra de primeiro a depositar, mas a derivação continua sendo o mecanismo para a alegação mais restrita, e grave, de que um pedido foi depositado com base na invenção de outra pessoa.

Exame Suplementar

35 U.S.C. § 257 — ferramenta do próprio titular da patente, não de um adversário

O exame suplementar é o único procedimento correlato ao PTAB que somente o titular da patente pode instaurar, e não tem caráter contraditório algum. O titular da patente solicita ao USPTO que considere, reconsidere ou corrija informação que se acredita relevante para a patente — frequentemente informação que o titular teme que deveria ter sido divulgada ao examinador durante a prosecução original, mas não foi.

Por causa dessa proteção contra a alegação de conduta inequitativa, o exame suplementar é frequentemente utilizado como uma etapa proativa de “limpeza” antes de se fazer valer uma patente — eliminando uma defesa que um suposto infrator, de outro modo, poderia levantar, antes mesmo de a patente ser invocada em juízo.

Capacidade Plena

Nossos Serviços de Patentes Incluem