Brevets

Un brevet confère un droit d’exclusion — le droit d’empêcher un tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’offrir à la vente ou d’importer votre invention, pendant une durée limitée, en contrepartie de la divulgation publique de son fonctionnement. Faire valoir ce droit, ou se défendre contre celui d’un tiers, peut passer par le tribunal fédéral de district, par l’International Trade Commission, ou par l’une des cinq procédures administratives distinctes devant le Patent Trial and Appeal Board (PTAB) de l’USPTO — et le choix du bon forum est souvent la décision la plus déterminante dans un litige de brevet. Et bien avant qu’un litige ne survienne, deux questions déterminent si un brevet mérite d’être poursuivi et s’il mérite d’être invoqué : l’invention est-elle réellement brevetable au regard des antériorités, et le produit d’un concurrent entre-t-il réellement dans le champ des revendications du brevet délivré ?

Nos avocats en brevets de Miami effectuent des recherches de brevetabilité et rendent des avis de brevetabilité écrits avant le dépôt d’une demande ; assurent la poursuite, la licence, l’exécution et la défense de brevets en Floride et à l’échelle nationale ; préparent des études de contrefaçon postérieures à la délivrance et des tableaux de revendications évaluant si le produit d’un tiers contrefait un brevet délivré ; et plaident les litiges de validité et de contrefaçon devant les tribunaux fédéraux et devant le PTAB.

Aperçu de la Protection par Brevet

Nouveau, non évident, utile — et digne d’être défendu

Un brevet d’utilité protège un procédé, une machine, un produit manufacturé ou une composition de matière nouveaux et utiles — ou une amélioration nouvelle et utile de l’un d’eux — pendant 20 ans à compter de la date de dépôt, à condition que l’invention soit nouvelle et non évidente au regard des antériorités. Un brevet de dessin ou modèle protège l’apparence ornementale d’un produit manufacturé pendant 15 ans à compter de la délivrance. Dans les deux cas, la valeur du brevet est entièrement définie par ses revendications — les phrases numérotées figurant à la fin du brevet qui délimitent juridiquement ce que le titulaire peut interdire à des tiers de faire.

Cette frontière est mise à l’épreuve dans deux arènes très différentes : le tribunal fédéral de district, où un titulaire poursuit un contrefacteur présumé (ou où un contrefacteur présumé engage une action déclaratoire en non-contrefaçon ou en nullité), et le Patent Trial and Appeal Board (PTAB), où la validité même du brevet peut être contestée par voie administrative, souvent plus rapidement et à moindre coût que devant un tribunal. Une stratégie de brevet bien conçue tient compte des deux dès le départ — car un brevet incapable de résister à une contestation de validité ne mérite pas d’être fait valoir, et une action en contrefaçon qui ignore la possibilité d’une contre-attaque devant le PTAB néglige la moitié du jeu.

Recherches de Brevetabilité Préalables au Dépôt

Sachez ce que l’examinateur trouvera — avant de déposer votre demande

Chaque demande de brevet est examinée au regard des antériorités — tout ce qui a été breveté, publié, utilisé publiquement, mis en vente, ou autrement rendu accessible au public avant la date de dépôt effective de la demande. Dans le cadre du système du premier déposant (first-inventor-to-file) qui régit les brevets américains depuis le 16 mars 2013, cet ensemble d’antériorités est fixé au moment même du dépôt de la demande, et le rôle de l’examinateur est de les identifier. Une recherche de brevetabilité préalable au dépôt donne au demandeur l’occasion de les identifier en premier — selon son propre calendrier, et avant d’avoir engagé les frais de rédaction et de dépôt.

Une recherche correctement délimitée va bien au-delà d’une simple requête par mots-clés dans les brevets américains délivrés. Nos avocats en brevets de Miami conçoivent chaque recherche autour du concept technique central de l’invention et du langage de revendication le plus probable, puis l’étendent aux brevets et demandes publiées américains, aux collections de brevets étrangers telles que les bases de données de l’Office européen des brevets et de l’OMPI, ainsi qu’à la littérature non-brevet — articles scientifiques, actes de conférences, documents normatifs, manuels de produits et produits commerciaux antérieurs — sur laquelle les examinateurs s’appuient de plus en plus et qu’une recherche limitée aux brevets ne permettrait pas de détecter. Étant donné que les systèmes de classification utilisés par l’USPTO et ses homologues étrangers sont souvent plus fiables que les mots-clés pour repérer des antériorités décrivant le même concept avec un vocabulaire différent, nous effectuons nos recherches à la fois par classification et par texte.

Le résultat n’est pas une simple liste brute de références. Il s’agit d’un ensemble sélectionné des antériorités les plus proches, chaque référence étant annotée pour indiquer quelles caractéristiques de l’invention elle divulgue et lesquelles elle ne divulgue pas, de sorte que le client et l’avocat rédacteur puissent voir d’un coup d’œil où réside réellement la nouveauté de l’invention. Cette cartographie oriente tout ce qui suit : s’il convient de déposer une demande, si une demande provisoire doit être déposée immédiatement pour sécuriser une date de dépôt, jusqu’où les revendications indépendantes peuvent raisonnablement être rédigées de façon large, et quelles positions de repli doivent figurer dans les revendications dépendantes. Les antériorités identifiées lors de la recherche qui sont pertinentes pour la brevetabilité sont divulguées à l’USPTO dans une déclaration de divulgation d’information (Information Disclosure Statement), satisfaisant ainsi au devoir de franchise prévu par 37 C.F.R. § 1.56 et permettant de constituer un dossier d’examen plus solide et mieux préparé face à un éventuel contentieux.

Avis de Brevetabilité

Une évaluation juridique écrite au regard de 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103 et 112

Une recherche de brevetabilité identifie les antériorités ; un avis de brevetabilité applique le droit à ces antériorités. Dans un avis écrit, un mandataire en brevets agréé compare l’invention — telle que décrite par l’inventeur et telle qu’elle serait le plus vraisemblablement revendiquée — aux références les plus proches identifiées lors de la recherche et aux exigences légales applicables à un brevet, puis parvient à une conclusion motivée quant à la probabilité qu’une ou plusieurs revendications d’une portée commerciale significative soient admises.

Le cœur de l’analyse porte sur la nouveauté au regard de 35 U.S.C. § 102 et sur le caractère non évident au regard de § 103. Une revendication est antériorisée, et donc non brevetable, si une seule référence antérieure divulgue chaque élément de la revendication, agencé de la même manière que dans la revendication. Une revendication est évidente si les différences entre celle-ci et les antériorités sont telles que l’invention revendiquée, prise dans son ensemble, aurait été évidente pour une personne du métier à la date de dépôt — une analyse encadrée par les facteurs établis par la Cour suprême dans Graham v. John Deere et par sa décision ultérieure dans KSR v. Teleflex, laquelle a mis en garde contre les tests rigides et a autorisé les examinateurs à s’appuyer sur le bon sens ainsi que sur des combinaisons prévisibles d’éléments connus. Nos avis analysent cette question élément par élément, identifient les caractéristiques précises qui distinguent l’invention des antériorités les plus proches, et évaluent avec quelle force ces caractéristiques peuvent être défendues contre un rejet pour évidence. Le cas échéant, l’avis traite également de l’admissibilité de l’objet au regard de § 101 — une question préalable déterminante pour les inventions logicielles, les méthodes commerciales et les inventions de diagnostic — ainsi que des exigences de description écrite et de possibilité de réalisation prévues par § 112, qui déterminent dans quelle mesure la description doit effectivement enseigner l’invention.

L’avis traite également des questions de délais. En vertu de l’AIA, la divulgation publique, la vente ou l’offre de vente par l’inventeur lui-même plus d’un an avant la date de dépôt effective constitue un obstacle absolu à l’obtention d’un brevet américain, et la plupart des juridictions étrangères ne prévoient aucun délai de grâce. Lorsqu’une invention a déjà été présentée à des clients, exposée lors d’un salon professionnel, offerte à la vente, ou décrite dans une publication, l’avis identifie les délais que ces activités ont déclenchés et détermine si les droits étrangers demeurent disponibles.

Un avis de brevetabilité est autant un outil commercial qu’un outil juridique. Pour un inventeur individuel ou une start-up, il permet de déterminer si l’invention justifie l’investissement d’une demande de brevet d’utilité complète et de plusieurs années de poursuite, ou si un dépôt provisoire, un brevet de dessin ou modèle, ou une protection par secret d’affaires serait plus adapté. Pour une entreprise disposant d’un portefeuille actif, il permet de décider, en toute connaissance de cause, laquelle de plusieurs inventions candidates mérite d’être déposée, et dans quel ordre. Pour les investisseurs et les preneurs de licence, un avis écrit émanant d’un conseil en brevets indépendant constitue fréquemment une condition de financement ou une clause de l’accord. Dans tous les cas, la valeur de l’avis réside dans sa franchise : un avis qui identifie un obstacle sérieux avant le dépôt évite au client de découvrir la même chose de la bouche d’un examinateur, deux ans plus tard, à ses frais.

Études de Contrefaçon de Brevet Postérieures à la Délivrance

Le produit d’un concurrent entre-t-il réellement dans le champ des revendications ? — 35 U.S.C. § 271

Un brevet délivré ne vaut que par les revendications qu’il contient et par les produits que ces revendications couvrent réellement. En vertu de 35 U.S.C. § 271(a), quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise, offre à la vente ou vend une invention brevetée aux États-Unis, ou l’importe aux États-Unis, contrefait le brevet ; les § 271(b) et (c) étendent la responsabilité à ceux qui incitent activement à la contrefaçon ou y contribuent en fournissant un composant essentiel spécialement adapté à un usage contrefaisant. Déterminer si l’une de ces dispositions est déclenchée par le produit particulier d’un tiers est une question de droit et de fait qui repose sur une comparaison rigoureuse, revendication par revendication — et c’est précisément cette comparaison qu’apporte une étude de contrefaçon postérieure à la délivrance.

L’étude commence là où commence toute affaire de contrefaçon : par le sens des revendications. Les termes des revendications sont interprétés selon le cadre établi par le Federal Circuit dans Phillips v. AWH — en donnant à chaque terme son sens ordinaire pour une personne du métier, lu à la lumière de la description et de l’historique de la poursuite, et, si nécessaire, éclairé par des éléments de preuve extrinsèques tels que des dictionnaires et des ouvrages techniques. L’historique de la poursuite revêt une importance particulière, car les arguments et modifications présentés pour obtenir la délivrance peuvent restreindre un terme bien en deçà de son sens ordinaire. Une fois les revendications interprétées, nous obtenons et analysons le produit visé — par le biais de la documentation publique du produit, de démontages, d’ingénierie inverse, du code source lorsqu’il peut être obtenu licitement, ou du produit lui-même — et associons chaque élément de revendication à la structure, à l’étape ou à la caractéristique correspondante du produit.

La contrefaçon est évaluée selon deux doctrines. La contrefaçon littérale exige que chaque élément de la revendication se retrouve dans le produit visé exactement tel que revendiqué ; selon la règle dite « all-elements » (tous les éléments), l’absence d’un seul élément écarte la contrefaçon littérale de cette revendication. Lorsqu’un élément n’est pas littéralement présent, l’étude examine si le produit visé contrefait néanmoins en vertu de la doctrine des équivalents, laquelle s’étend à un substitut qui remplit substantiellement la même fonction, de substantiellement la même manière, pour obtenir substantiellement le même résultat, ou dont les différences avec l’élément revendiqué sont par ailleurs négligeables. La portée de cette doctrine est limitée par la préclusion fondée sur l’historique de la poursuite (prosecution history estoppel) établie par la Cour suprême dans sa décision Festo — une modification restrictive apportée en cours de poursuite entraîne généralement l’abandon des équivalents pour l’élément modifié — ainsi que par la règle selon laquelle les équivalents ne peuvent ni annihiler entièrement une limitation de revendication, ni s’étendre à ce qui relevait déjà des antériorités. Pour les brevets de dessin ou modèle, l’étude applique le test de l’observateur ordinaire établi dans Egyptian Goddess v. Swisa, qui consiste à déterminer si un acheteur ordinaire, familier des dessins antérieurs, serait amené à croire que le dessin visé est celui protégé par le brevet.

Le livrable est un avis écrit accompagné de tableaux de revendications — des tableaux qui mettent en regard chaque élément de revendication et les éléments de preuve précis établissant si et comment le produit visé le satisfait. Ces tableaux remplissent plusieurs fonctions à la fois. Pour un titulaire de brevet envisageant une action, ils constituent le fondement factuel de l’enquête préalable à l’action que la règle 11 des Federal Rules of Civil Procedure impose avant qu’une plainte en contrefaçon puisse être déposée, et ils deviennent l’ossature de toute allégation de contrefaçon signifiée en cours de contentieux. En matière de licence, une position de contrefaçon bien documentée est précisément ce qui transforme une mise en demeure en négociation. Et parce qu’une étude de contrefaçon met en lumière les forces et les faiblesses de chaque revendication invoquée, elle oriente la décision de savoir quelles revendications invoquer, contre quels produits, et devant quel forum — tout en signalant les cas où la réponse la plus probable du défendeur sera une contestation de validité devant le PTAB, afin que le titulaire puisse s’y préparer, ou y remédier par le biais d’un examen supplémentaire, avant d’engager une action.

Les études de contrefaçon répondent également à des questions qui se posent après qu’un brevet a été invoqué : un produit reconçu contrefait-il toujours, un fournisseur de composants encourt-il une responsabilité pour contribution, la fenêtre de dommages-intérêts de six ans prévue par § 286 et les exigences de marquage prévues par § 287 limitent-elles la période recouvrable, et le produit visé a-t-il été importé de sorte qu’une ordonnance d’exclusion devant l’International Trade Commission soit disponible. Chacune de ces questions repose sur la même rigueur élément par élément, et il est préférable d’y répondre avant de prendre position dans une correspondance ou devant un tribunal.

Procédures Postérieures à la Délivrance Devant le PTAB

Cinq voies distinctes pour contester — ou défendre — la validité d’un brevet

Le Leahy-Smith America Invents Act a créé le Patent Trial and Appeal Board (PTAB) et, avec lui, un ensemble d’alternatives administratives à la contestation de la validité d’un brevet devant un tribunal fédéral de district. Chaque procédure a son propre requérant, ses propres moyens, son propre délai et sa propre norme, et le choix de la bonne procédure — ou combinaison de procédures — peut être tout aussi déterminant pour l’issue d’un litige que n’importe quel argument plaidé devant un tribunal.

Les sections ci-dessous détaillent chacune de ces procédures.

Inter Partes Review (IPR)

35 U.S.C. §§ 311–319 — l’outil de référence de la pratique devant le PTAB

L’inter partes review est la procédure la plus fréquemment utilisée devant le PTAB, et constitue souvent, pour un défendeur confronté à une action en contrefaçon, l’option stratégique la plus importante disponible en dehors du prétoire. Un tiers demande au PTAB d’annuler une ou plusieurs revendications pour antériorité ou évidence, sur le seul fondement de brevets et publications imprimées antérieurs — les mêmes moyens restreints que ceux disponibles dans un réexamen ex parte, mais tranchés par un collège d’Administrative Patent Judges dans le cadre d’une procédure contradictoire de type procès, plutôt que par un examinateur unique.

Une requête ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 9 mois suivant la délivrance du brevet (ou, si une post-grant review a été déposée, avant la clôture de celle-ci), et elle est forclose si le requérant s’est vu signifier une plainte en contrefaçon relative à ce brevet plus d’un an auparavant — un délai qui rend une stratégie d’IPR précoce indispensable pour tout défendeur souhaitant préserver cette option. Le PTAB n’institue une procédure que s’il estime qu’il existe une probabilité raisonnable que le requérant obtienne gain de cause sur au moins une revendication contestée, et le Board conserve également un pouvoir discrétionnaire pour refuser l’institution même lorsque cette norme est satisfaite — notamment en application des facteurs Fintiv, qui mettent en balance la proximité et l’état d’avancement d’un procès parallèle devant un tribunal de district avec l’efficacité que présenterait la poursuite de la procédure devant le PTAB.

Une fois la procédure instituée, le PTAB rend une décision finale écrite dans un délai de 12 mois (prorogeable jusqu’à 6 mois supplémentaires pour motif valable), et la partie perdante peut interjeter appel directement devant la Cour d’appel du circuit fédéral des États-Unis (Federal Circuit). Un requérant ayant obtenu une décision finale écrite se voit ensuite interdire d’invoquer, devant un tribunal de district ou devant l’International Trade Commission, tout moyen qu’il a soulevé ou aurait raisonnablement pu soulever dans le cadre de l’IPR — un compromis réel qui doit être mis en balance avec les avantages de rapidité et de coût que présente cette procédure.

Post-Grant Review (PGR)

35 U.S.C. §§ 321–329 — des moyens plus larges, une fenêtre étroite

La post-grant review ouvre une porte plus large que l’IPR — un requérant peut contester un brevet sur tout moyen de nullité, y compris l’admissibilité de l’objet au regard de § 101, l’insuffisance de description écrite ou de possibilité de réalisation au regard de § 112, ainsi que les mêmes moyens de nouveauté et d’évidence que ceux disponibles dans une IPR — mais uniquement pendant une fenêtre de 9 mois débutant à la date de délivrance du brevet, et uniquement à l’encontre de brevets examinés sous le régime du premier déposant de l’AIA (brevets dont la date de dépôt effective est postérieure ou égale au 16 mars 2013).

Le PTAB institue une PGR s’il est plus probable qu’improbable qu’au moins une revendication contestée soit non brevetable, ou si la requête soulève une question de droit nouvelle ou non résolue présentant une importance pour d’autres brevets ou demandes. Une fois instituée, la PGR suit globalement le même calendrier de 12 mois (+6 mois) que l’IPR, devant la même structure de collège, avec le même effet de préclusion étendu à l’encontre du requérant dans les procédures ultérieures devant un tribunal de district ou l’ITC. Comme la fenêtre de 9 mois se referme rapidement, une entreprise souhaitant conserver la possibilité d’engager une PGR contre un brevet nouvellement délivré d’un concurrent doit surveiller la date de délivrance, plutôt que d’attendre qu’une menace de contrefaçon se concrétise.

Réexamen Ex Parte

35 U.S.C. §§ 302–307 — l’outil le plus ancien, mais toujours utile

Le réexamen ex parte est antérieur au PTAB lui-même et demeure ouvert à toute personne — y compris le titulaire du brevet — qui souhaite le solliciter à tout moment pendant la durée d’exécution d’un brevet, sur le fondement de brevets ou de publications imprimées soulevant une question nouvelle et substantielle de brevetabilité. Contrairement à l’IPR et à la PGR, le réexamen est conduit par un examinateur de brevets au sein de la Central Reexamination Unit de l’USPTO, et non par un collège d’Administrative Patent Judges, et se déroule globalement comme un examen initial : après la requête initiale, le requérant (s’il s’agit d’un tiers) ne dispose d’aucun autre droit de participation — il n’y a ni discovery, ni dépositions, ni audience orale pour ce requérant, ce qui explique pourquoi la procédure est dite « ex parte ».

Ce processus plus limité présente des avantages et des inconvénients. Un requérant tiers n’encourt aucune préclusion l’empêchant de contester à nouveau la validité devant un tribunal de district sur les mêmes moyens, ce qui rend le réexamen attrayant lorsqu’une partie souhaite soulever des antériorités sans renoncer à sa capacité de plaider à nouveau la validité par la suite — mais cela signifie également un contrôle moindre sur la procédure une fois celle-ci engagée, et l’absence de délai légal, de sorte qu’un réexamen peut prendre considérablement plus de temps qu’une IPR ou une PGR pour aboutir à un résultat définitif. Les titulaires de brevets utilisent également le réexamen de manière offensive, afin de faire reconsidérer et renforcer les revendications de leur propre brevet au regard d’antériorités dont ils ont connaissance, avant de faire valoir le brevet contre un contrefacteur.

Procédures de Dérivation

35 U.S.C. § 135 — le remplacement, par l’AIA, de la procédure d’interférence

Lorsque l’America Invents Act a fait passer les États-Unis d’un système du premier inventeur à un système du premier déposant, elle a supprimé l’ancienne procédure d’interférence (qui tranchait les litiges portant sur la question de savoir qui avait inventé en premier) et l’a remplacée par la procédure de dérivation, qui pose une question plus étroite : le déposant ou titulaire ayant déposé antérieurement a-t-il dérivé l’invention revendiquée du requérant, sans autorisation, puis déposé une demande à ce sujet sans le consentement du requérant ?

Une requête en dérivation doit être déposée dans l’année suivant la première publication d’une revendication portant sur la même invention, ou une invention substantiellement identique, et elle est tranchée par un collège du PTAB sur la base de preuves substantielles établissant qu’une dérivation a eu lieu — des preuves corroborées de communication entre les parties et de conception antérieure par le requérant sont généralement au cœur de l’affaire. Les procédures de dérivation sont beaucoup plus rares que l’IPR ou la PGR ; la plupart des litiges de priorité et de paternité de l’invention sont aujourd’hui résolus par la règle même du premier déposant, mais la dérivation demeure le mécanisme permettant de traiter l’allégation plus étroite, et sérieuse, selon laquelle une demande aurait été déposée sur l’invention d’autrui.

Examen Supplémentaire

35 U.S.C. § 257 — l’outil propre au titulaire du brevet, non celui d’un adversaire

L’examen supplémentaire est la seule procédure connexe au PTAB que seul le titulaire du brevet peut engager, et elle n’est nullement contradictoire. Un titulaire de brevet demande à l’USPTO d’examiner, de réexaminer ou de corriger des informations considérées comme pertinentes pour le brevet — souvent des informations que le titulaire craint de ne pas avoir divulguées à l’examinateur lors de la poursuite initiale, alors qu’il aurait dû le faire.

En raison de cette protection contre le moyen de conduite inéquitable, l’examen supplémentaire est fréquemment utilisé comme une démarche proactive de mise en ordre avant de faire valoir un brevet — neutralisant un moyen de défense qu’un contrefacteur présumé pourrait autrement soulever, avant même que le brevet ne soit invoqué devant un tribunal.

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