Asuntos de Patentes

Una patente es el derecho de exclusión — el derecho a impedir que otra persona fabrique, use, venda, ofrezca en venta o importe su invención, durante un tiempo limitado, a cambio de divulgar públicamente cómo funciona. Hacer valer ese derecho, o defenderse frente al de un tercero, puede tramitarse ante un tribunal federal de distrito, ante la Comisión de Comercio Internacional (International Trade Commission), o mediante uno de los cinco procedimientos administrativos distintos ante la Junta de Apelaciones y Litigios de Patentes (Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”) de la USPTO — y elegir el foro correcto suele ser la decisión individual más determinante en una disputa de patentes. Y mucho antes de que comience cualquier disputa, dos preguntas determinan si vale la pena solicitar una patente y si vale la pena hacerla valer: ¿es la invención realmente patentable frente al estado de la técnica, y el producto de un competidor realmente queda comprendido dentro de las reivindicaciones de la patente concedida?

Nuestros abogados de patentes de Miami realizan búsquedas de patentabilidad y emiten opiniones escritas de patentabilidad antes de presentar una solicitud; tramitan, licencian, hacen valer y defienden patentes en Florida y a nivel nacional; preparan estudios de infracción posteriores a la concesión y tablas de reivindicaciones (claim charts) que evalúan si el producto de un tercero infringe una patente concedida; y litigan disputas de validez e infracción ante los tribunales federales y ante la PTAB.

Panorama General de la Protección de Patentes

Novedosa, no evidente, útil — y que vale la pena defender

Una patente de utilidad protege un proceso, máquina, artículo de fabricación o composición de materia nuevos y útiles — o una mejora nueva y útil de alguno de ellos — durante 20 años a partir de la fecha de presentación, siempre que la invención sea novedosa y no evidente frente al estado de la técnica. Una patente de diseño protege la apariencia ornamental de un artículo de fabricación durante 15 años a partir de su concesión. En ambos casos, el valor de la patente está definido enteramente por sus reivindicaciones — las oraciones numeradas al final de la patente que marcan el límite legal de aquello que el titular puede impedir que otros hagan.

Ese límite se pone a prueba en dos escenarios muy distintos: el tribunal federal de distrito, donde un titular demanda a un presunto infractor (o un presunto infractor demanda para obtener una declaración de no infracción o de invalidez), y la Junta de Apelaciones y Litigios de Patentes (PTAB), donde la validez misma de la patente puede impugnarse administrativamente, a menudo con mayor rapidez y a menor costo que en los tribunales. Una estrategia de patentes bien diseñada contempla ambos escenarios desde el principio — porque una patente que no puede sobrevivir a una impugnación de validez no vale la pena hacerla valer, y una demanda de infracción que ignora la posibilidad de un contraataque ante la PTAB deja la mitad del tablero sin cubrir.

Búsquedas de Patentabilidad Previas a la Solicitud

Sepa qué encontrará el examinador — antes de presentar la solicitud

Toda solicitud de patente se examina frente al estado de la técnica — todo aquello que fue patentado, publicado, usado públicamente, puesto a la venta o de otro modo disponible al público antes de la fecha de presentación efectiva de la solicitud. Bajo el sistema de primero-en-presentar (first-inventor-to-file) que rige las patentes estadounidenses desde el 16 de marzo de 2013, ese conjunto de estado de la técnica queda fijado en el momento en que se presenta la solicitud, y la labor del examinador es encontrarlo. Una búsqueda de patentabilidad previa a la solicitud es la oportunidad del solicitante de encontrarlo primero — según su propio calendario, y antes de invertir el dinero en redactar y presentar la solicitud.

Una búsqueda correctamente delimitada va mucho más allá de una consulta por palabras clave en las patentes estadounidenses concedidas. Nuestros abogados de patentes de Miami diseñan cada búsqueda en torno al concepto técnico central de la invención y al lenguaje de reivindicación más probable, y luego la ejecutan sobre patentes y solicitudes publicadas estadounidenses, colecciones de patentes extranjeras como las bases de datos de la Oficina Europea de Patentes y de la OMPI, y la literatura no patentaria — artículos de revistas, ponencias de conferencias, documentos de normas técnicas, manuales de productos y productos comerciales anteriores — que los examinadores utilizan cada vez más y que una búsqueda limitada a patentes pasaría por alto. Dado que los esquemas de clasificación utilizados por la USPTO y sus contrapartes extranjeras suelen ser más fiables que las palabras clave para localizar antecedentes que describen el mismo concepto con vocabulario distinto, buscamos tanto por clasificación como por texto.

El resultado no es una lista sin depurar de referencias. Es un conjunto curado de las referencias más cercanas, cada una anotada respecto de qué características de la invención divulga y cuáles no, de modo que el cliente y el abogado redactor puedan ver de un vistazo dónde reside realmente la novedad de la invención. Ese mapa determina todo lo que sigue: si conviene presentar la solicitud, si debe presentarse de inmediato una solicitud provisional para asegurar una fecha de presentación, con qué amplitud pueden redactarse razonablemente las reivindicaciones independientes, y qué posiciones alternativas deben incluirse en las reivindicaciones dependientes. El estado de la técnica localizado durante la búsqueda que sea relevante para la patentabilidad se divulga a la USPTO mediante una Declaración de Divulgación de Información (Information Disclosure Statement), cumpliendo así el deber de buena fe conforme al 37 C.F.R. § 1.56 y construyendo un expediente de examen más sólido y más resistente ante un eventual litigio.

Opiniones de Patentabilidad

Una evaluación jurídica por escrito conforme a los 35 U.S.C. §§ 101, 102, 103 y 112

Una búsqueda de patentabilidad identifica el estado de la técnica; una opinión de patentabilidad aplica la ley a ese estado de la técnica. En una opinión escrita, un abogado de patentes registrado compara la invención — tal como la ha descrito el inventor y tal como probablemente se reivindicaría — frente a las referencias más cercanas localizadas en la búsqueda y frente a los requisitos legales para obtener una patente, y llega a una conclusión razonada sobre si es probable que se concedan una o más reivindicaciones de alcance comercial significativo.

El núcleo del análisis es la novedad conforme al 35 U.S.C. § 102 y la no evidencia conforme al § 103. Una reivindicación queda anticipada, y por tanto no es patentable, si una sola referencia del estado de la técnica divulga cada uno de sus elementos, dispuestos tal como en la reivindicación. Una reivindicación es evidente si las diferencias entre ella y el estado de la técnica son tales que la invención reivindicada, considerada en su conjunto, habría resultado evidente para una persona con conocimientos ordinarios en la materia al momento de la presentación — una indagación enmarcada por los factores establecidos por la Corte Suprema en Graham v. John Deere y por su decisión posterior en KSR v. Teleflex, que advirtió contra las pruebas rígidas y permitió a los examinadores recurrir al sentido común y a combinaciones predecibles de elementos conocidos. Nuestras opiniones recorren ese análisis elemento por elemento, identifican las características específicas que distinguen la invención del estado de la técnica más cercano, y evalúan con qué solidez pueden defenderse esas características frente a un rechazo por evidencia. Cuando resulta pertinente, la opinión también aborda la elegibilidad de la materia conforme al § 101 — una cuestión umbral para las invenciones de software, métodos comerciales y diagnósticos — y los requisitos de descripción escrita y suficiencia de la divulgación (enablement) del § 112, que determinan cuánto de la invención debe efectivamente enseñar la memoria descriptiva.

La opinión también aborda el factor tiempo. Conforme a la AIA, la divulgación pública, venta u oferta de venta propia del inventor realizada más de un año antes de la fecha de presentación efectiva constituye un impedimento absoluto para obtener una patente estadounidense, y la mayoría de las jurisdicciones extranjeras no otorgan período de gracia alguno. Cuando una invención ya se ha mostrado a clientes, presentado en una feria comercial, ofrecido en venta o descrito en una publicación, la opinión identifica los plazos que esas actividades han puesto en marcha y si aún es posible conservar derechos en el extranjero.

Una opinión de patentabilidad es tanto una herramienta comercial como jurídica. Para un inventor individual o una empresa emergente, responde si la invención justifica la inversión en una solicitud de utilidad completa y años de tramitación, o si una solicitud provisional, una patente de diseño o la protección mediante secreto comercial se ajustan mejor. Para una empresa con una cartera activa, respalda una decisión informada sobre cuál de varias invenciones candidatas merece ser presentada, y en qué orden. Para inversionistas y licenciatarios, una opinión escrita de un asesor de patentes independiente suele ser una condición del financiamiento o un término de la operación. En todos los casos, el valor de la opinión reside en su franqueza: una opinión que identifica un obstáculo serio antes de la presentación le ahorra al cliente el costo de descubrir lo mismo por boca de un examinador dos años después.

Estudios de Infracción de Patentes Posteriores a la Concesión

¿El producto de un competidor realmente queda comprendido en las reivindicaciones? — 35 U.S.C. § 271

Una patente concedida vale solo tanto como las reivindicaciones que contiene y los productos que esas reivindicaciones realmente cubren. Conforme al 35 U.S.C. § 271(a), quien, sin autorización, fabrica, usa, ofrece en venta o vende una invención patentada dentro de los Estados Unidos, o la importa a los Estados Unidos, infringe la patente; los §§ 271(b) y (c) extienden la responsabilidad a quienes inducen activamente la infracción o contribuyen a ella al suministrar un componente material especialmente adaptado para un uso infractor. Si alguna de esas disposiciones se activa frente a un producto específico de un tercero es una cuestión de derecho y de hecho que depende de una comparación disciplinada, reivindicación por reivindicación — y esa comparación es precisamente lo que ofrece un estudio de infracción posterior a la concesión.

El estudio comienza donde comienza todo caso de infracción: con el significado de las reivindicaciones. Los términos de las reivindicaciones se interpretan conforme al marco establecido por el Circuito Federal en Phillips v. AWH — otorgando a cada término su significado ordinario para una persona con conocimientos ordinarios en la materia, leído a la luz de la memoria descriptiva y del historial de tramitación, e informado, cuando resulte necesario, por evidencia extrínseca como diccionarios y tratados técnicos. El historial de tramitación es especialmente importante, porque los argumentos y las enmiendas realizadas para obtener la concesión pueden restringir un término muy por debajo de su significado literal. Con las reivindicaciones interpretadas, obtenemos y analizamos el producto acusado — a través de literatura de producto públicamente disponible, desarme (teardowns), ingeniería inversa, código fuente cuando puede obtenerse lícitamente, o el producto mismo — y correlacionamos cada elemento de la reivindicación con la estructura, el paso o la característica correspondiente del producto.

La infracción se evalúa conforme a dos doctrinas. La infracción literal exige que cada elemento de la reivindicación se encuentre en el producto acusado exactamente como está reivindicado; conforme a la regla de todos los elementos, la ausencia de un solo elemento descarta la infracción literal de esa reivindicación. Cuando un elemento no está literalmente presente, el estudio analiza si el producto acusado infringe de todos modos conforme a la doctrina de los equivalentes, que alcanza a un sustituto que desempeña sustancialmente la misma función, de sustancialmente la misma manera, para lograr sustancialmente el mismo resultado, o cuyas diferencias respecto del elemento reivindicado son, de otro modo, insustanciales. El alcance de esa doctrina está limitado por el impedimento derivado del historial de tramitación (prosecution history estoppel) conforme a la decisión de la Corte Suprema en Festo — una enmienda restrictiva realizada durante la tramitación generalmente renuncia a los equivalentes respecto del elemento enmendado — y por la regla según la cual los equivalentes no pueden anular por completo una limitación de la reivindicación ni abarcar lo que ya formaba parte del estado de la técnica. Para las patentes de diseño, el estudio aplica la prueba del observador ordinario de Egyptian Goddess v. Swisa, que pregunta si un comprador ordinario, familiarizado con los diseños del estado de la técnica, sería inducido a creer que el diseño acusado es el diseño patentado.

El producto entregado es una opinión escrita respaldada por tablas de reivindicaciones (claim charts) — tablas que ubican cada elemento de la reivindicación junto a la evidencia específica que muestra si el producto acusado lo cumple y de qué manera. Esas tablas cumplen varios propósitos a la vez. Para un titular de patente que evalúa hacerla valer, forman el fundamento fáctico para la investigación previa a la demanda que exige la Regla 11 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil antes de poder presentar una demanda de infracción, y se convierten en el eje de cualquier alegación de infracción que se notifique en un litigio. Para efectos de licenciamiento, una posición de infracción bien documentada es lo que convierte una intimación en una negociación. Y dado que un estudio de infracción expone las fortalezas y debilidades de cada reivindicación alegada, orienta la decisión sobre qué reivindicaciones hacer valer, contra qué productos y en qué foro — y señala dónde la respuesta más probable de un demandado será una impugnación de validez ante la PTAB, de modo que el titular pueda prepararse para ello, o abordarlo mediante un examen suplementario, antes de presentar la demanda.

Los estudios de infracción también responden preguntas que surgen después de que se ha hecho valer una patente: si un producto rediseñado sigue infringiendo, si un proveedor de componentes enfrenta responsabilidad contributiva, si la ventana de daños de seis años del § 286 y los requisitos de marcado del § 287 limitan el período recuperable, y si el producto acusado fue importado de manera que resulte disponible una orden de exclusión ante la Comisión de Comercio Internacional. Cada una de esas preguntas depende de la misma disciplina elemento por elemento, y cada una se responde mejor antes de asumir posiciones en la correspondencia o ante un tribunal.

Procedimientos Posteriores a la Concesión ante la PTAB

Cinco vías distintas para impugnar — o defender — la validez de una patente

La Leahy-Smith America Invents Act creó la Junta de Apelaciones y Litigios de Patentes (PTAB) y, con ella, un conjunto de alternativas administrativas a la impugnación de la validez de una patente ante un tribunal federal de distrito. Cada procedimiento tiene su propio solicitante, sus propios fundamentos, plazo y estándar, y elegir el correcto — o la combinación correcta — puede ser tan importante para el resultado de una disputa como cualquier argumento presentado ante un tribunal.

Las siguientes secciones examinan cada procedimiento con mayor detalle.

Revisión Inter Partes (IPR)

35 U.S.C. §§ 311–319 — el caballo de batalla de la práctica ante la PTAB

La revisión inter partes es el procedimiento ante la PTAB más utilizado y, para un demandado que enfrenta una demanda de infracción, suele ser la opción estratégica más importante disponible fuera de la sala del tribunal. Un tercero solicita a la PTAB que cancele una o más reivindicaciones por anticipación o evidencia, basándose únicamente en patentes y publicaciones impresas del estado de la técnica — los mismos fundamentos limitados disponibles en un reexamen ex parte, pero decididos por un panel de Jueces Administrativos de Patentes en un procedimiento adversarial, similar a un juicio, en lugar de por un único examinador.

Una petición no puede presentarse hasta 9 meses después de que se concede la patente (o, si se presentó una revisión posterior a la concesión, no antes de que ese PGR concluya), y queda vedada por el tiempo si al peticionario se le notificó una demanda de infracción sobre esa patente más de un año antes — un plazo que hace esencial una estrategia temprana de IPR para cualquier demandado que desee conservar esa opción. La PTAB solo instituye la revisión si determina que existe una probabilidad razonable de que el peticionario prevalezca en al menos una reivindicación impugnada, y la Junta también conserva la discreción de denegar la institución aun cuando se cumpla ese estándar — sobre todo conforme a los factores de Fintiv, que sopesan la proximidad y el estado de una fecha de juicio paralela ante un tribunal de distrito frente a la eficiencia de proceder ante la PTAB.

Si se instituye, la PTAB emite una decisión final por escrito dentro de los 12 meses (prorrogable hasta 6 meses adicionales por causa justificada), y la parte perdedora puede apelar directamente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. Un peticionario que recibe una decisión final por escrito queda impedido de plantear posteriormente, ante un tribunal de distrito o ante la Comisión de Comercio Internacional, cualquier fundamento que haya planteado o que razonablemente hubiera podido plantear en el IPR — una contrapartida real que debe sopesarse frente a las ventajas de rapidez y costo del procedimiento.

Revisión Posterior a la Concesión (PGR)

35 U.S.C. §§ 321–329 — fundamentos más amplios, una ventana estrecha

La revisión posterior a la concesión (PGR) abre una puerta más amplia que el IPR — un peticionario puede impugnar una patente por cualquier fundamento de invalidez, incluida la elegibilidad de la materia patentable conforme al § 101, la falta de descripción escrita o de suficiencia de la divulgación conforme al § 112, y los mismos fundamentos de novedad y evidencia disponibles en un IPR — pero solo durante una ventana de 9 meses que comienza en la fecha en que se concede la patente, y solo contra patentes examinadas bajo el régimen de primero-en-presentar de la AIA (patentes con una fecha de presentación efectiva a partir del 16 de marzo de 2013).

La PTAB instituye un PGR si es más probable que no que al menos una reivindicación impugnada no sea patentable, o si la petición plantea una cuestión jurídica novedosa o no resuelta que resulte importante para otras patentes o solicitudes. Una vez instituido, el PGR se desarrolla dentro de un plazo en gran medida igual al del IPR — 12 meses (+6 meses) —, ante la misma estructura de panel, con el mismo efecto amplio de preclusión contra el peticionario en posteriores procedimientos ante un tribunal de distrito o ante la ITC. Dado que la ventana de 9 meses se cierra rápidamente, una empresa que desee conservar la opción de un PGR frente a una patente recién concedida de un competidor necesita vigilar la fecha de concesión, en lugar de esperar a que se materialice una amenaza de infracción.

Reexamen Ex Parte

35 U.S.C. §§ 302–307 — la herramienta más antigua de la caja, y aún útil

El reexamen ex parte es anterior a la propia PTAB y sigue estando disponible para que cualquiera — incluido el titular de la patente — lo solicite en cualquier momento durante la exigibilidad de una patente, con base en patentes o publicaciones impresas que planteen una nueva cuestión sustancial de patentabilidad. A diferencia del IPR y el PGR, el reexamen lo lleva a cabo un examinador de patentes en la Unidad Central de Reexamen de la USPTO, no un panel de Jueces Administrativos de Patentes, y se desarrolla en gran medida como el examen original: después de la solicitud inicial, el solicitante (si fue un tercero) no tiene ningún derecho adicional a participar — no hay descubrimiento de pruebas, ni declaraciones, ni audiencia oral para ese solicitante, que es precisamente lo que hace que el procedimiento sea “ex parte”.

Ese proceso más limitado tiene dos caras. Un solicitante externo no enfrenta preclusión alguna frente a una impugnación posterior ante un tribunal de distrito por los mismos fundamentos, lo que hace atractivo el reexamen cuando una parte desea plantear estado de la técnica sin renunciar a su capacidad de litigar nuevamente la validez más adelante — pero también significa menos control sobre el procedimiento una vez iniciado, y ningún plazo legal, por lo que un reexamen puede tardar considerablemente más que un IPR o un PGR en llegar a un resultado final. Los titulares de patentes también utilizan el reexamen de manera ofensiva, para que las reivindicaciones de su propia patente sean reconsideradas y fortalecidas frente a estado de la técnica del que tienen conocimiento, antes de hacer valer la patente contra un infractor.

Procedimientos de Derivación

35 U.S.C. § 135 — el reemplazo de la AIA para la práctica de interferencia

Cuando la America Invents Act trasladó a los Estados Unidos de un sistema de primero-en-inventar a un sistema de primero-en-presentar, eliminó el antiguo procedimiento de interferencia (que resolvía disputas sobre quién había inventado primero) y lo reemplazó por el procedimiento de derivación, que plantea una pregunta más acotada: ¿derivó un solicitante o titular que presentó primero la invención reivindicada a partir del peticionario, sin autorización, y luego presentó la solicitud sin el consentimiento del peticionario?

Una petición de derivación debe presentarse dentro del año siguiente a la primera publicación de una reivindicación relativa a la misma invención o a una sustancialmente igual, y la decide un panel de la PTAB con base en evidencia sustancial de que efectivamente ocurrió la derivación — la evidencia corroborada de comunicación entre las partes y de concepción previa por parte del peticionario suele ser central en el caso. Los procedimientos de derivación son mucho menos comunes que el IPR o el PGR; la mayoría de las disputas de prioridad y de inventoría actuales se resuelven mediante la propia regla de primero-en-presentar, pero la derivación sigue siendo el mecanismo para la alegación más acotada, y grave, de que una solicitud se presentó sobre la invención de otra persona.

Examen Suplementario

35 U.S.C. § 257 — la herramienta propia del titular de la patente, no de un adversario

El examen suplementario es el único procedimiento vinculado a la PTAB que solo puede iniciar el titular de la patente, y no es en absoluto adversarial. Un titular de patente solicita a la USPTO que considere, reconsidere o corrija información que se cree relevante para la patente — a menudo información que el titular teme que debió haber divulgado al examinador durante la tramitación original, pero no lo hizo.

Debido a esa protección frente a la conducta inequitativa, el examen suplementario se utiliza con frecuencia como un paso proactivo de depuración antes de hacer valer una patente — cerrando una defensa que un presunto infractor podría plantear de otro modo, antes de que la patente se haga valer alguna vez ante un tribunal.

Capacidad Integral

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