Litigios Schedule A

Los litigios Schedule A representan una forma altamente especializada de cumplimiento de propiedad intelectual, diseñada para abordar los desafíos de la falsificación digital mediante la incorporación de numerosos demandados en una sola demanda. En los últimos años, los tribunales federales de Florida se han convertido en un foro importante para este tipo de demandas, particularmente en los Distritos Medio y Sur de Florida — y las reglas procesales que rigen la acumulación de partes (joinder), el emplazamiento y la competencia en estos casos están evolucionando rápidamente.

Nuestro equipo de litigios de Miami representa tanto a titulares de derechos que presentan acciones Schedule A como a los vendedores y empresas designados como demandados en ellas, en reclamos de marcas, derechos de autor y patentes de diseño.

¿Qué Son los Litigios Schedule A?

Una innovación procesal diseñada para la infracción anónima y de alto volumen en línea

Los litigios Schedule A representan una forma altamente especializada de cumplimiento de propiedad intelectual, diseñada para abordar los desafíos de la falsificación digital mediante la incorporación de numerosos demandados en una sola demanda. En los últimos años, los tribunales federales de Florida se han convertido en un foro importante para este tipo de demandas, particularmente en los Distritos Medio y Sur de Florida. Si bien el fenómeno de los productos falsificados ha existido durante décadas, el auge del comercio electrónico ha actuado como un poderoso catalizador para la proliferación de esta práctica.

Lo que comenzó como una herramienta contra la falsificación de marcas se ha expandido hacia el cumplimiento en materia de derechos de autor y, cada vez más, de patentes de diseño — cada uno de los cuales aporta sus propias reglas procesales al mismo esquema básico y, como se analiza en las §§ 5–8 a continuación, cada uno ofrece un conjunto de defensas considerablemente distinto según el cuerpo normativo que invoque el demandante.

El Esquema (Playbook) de Schedule A

Cómo se construyen estos casos, desde la demanda hasta el congelamiento de activos

En una acción Schedule A típica, el demandante inicia el proceso presentando una demanda que identifica a los demandados por sus nombres de usuario en el mercado en línea o los identificadores de sus tiendas virtuales, catalogados en un anexo adjunto denominado “Schedule A.” El demandante suele complementarla con una moción para sellar el expediente, con el fin de evitar que los demandados reciban aviso anticipado que pudiera llevarlos a transferir fondos o destruir registros. La presentación normalmente va acompañada de una moción ex parte para obtener una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés). Dentro de esta moción, el demandante puede solicitar el congelamiento de los activos de los demandados, el descubrimiento (discovery) acelerado, una disposición restrictiva que prohíba la venta de los productos presuntamente infractores, y medidas de retiro (takedown).

Esta moción debe sustentarse en los cuatro factores de equidad de la Regla 65 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil (FRCP), que exigen que el demandante demuestre: (1) una probabilidad sustancial de éxito en cuanto al fondo, (2) que se sufrirá un daño irreparable si no se concede la reparación, (3) que el daño amenazado supera el perjuicio que la reparación ocasionaría al demandado, y (4) que el otorgamiento de la reparación serviría al interés público. El demandante también suele presentar una moción de emplazamiento alternativo, solicitando al tribunal que autorice el emplazamiento por correo electrónico o mensajería de la plataforma en lugar del emplazamiento tradicional — un área de escrutinio judicial cada vez más riguroso, analizada en detalle en el § 6 a continuación.

Un filtro procesal clave es la acumulación de demandados (joinder) conforme a la Regla 20 de la FRCP, que exige que el derecho a la reparación surja de la misma transacción, hecho o serie de transacciones, y que comparta una cuestión común de derecho o de hecho. El demandante debe demostrar que la conducta de los vendedores se basa en los mismos “hechos operativos” o “hechos centrales agregados” — no basta con alegar simplemente que varios demandados infringieron la misma propiedad intelectual. Conforme a la Regla 21 de la FRCP, los tribunales pueden en cualquier momento agregar, eliminar o separar a cualquier parte o reclamo. Como se analiza en el § 7, los casos Schedule A basados en patentes enfrentan una versión aún más estricta y de origen legal de este mismo filtro, conforme al 35 U.S.C. § 299.

Umbrales de Competencia

Capturas de pantalla, tiendas virtuales y competencia personal específica

Conforme a la Regla 4(k)(1) de la FRCP, la competencia personal específica se establece mediante capturas de pantalla de las tiendas virtuales de los demandados que demuestren una dirección intencional hacia el estado del foro. Estas capturas de pantalla deben documentar una transacción comercial dirigida a Florida o a consumidores de Florida, como una confirmación de pedido, una página de pago o una fotografía de entrega de un producto infractor enviado al foro. Los tribunales ejercen habitualmente competencia específica sobre demandados extranjeros que se dirigen a consumidores estadounidenses. Por ejemplo, en NBA Properties v. HANWJH, 46 F.4th 614 (7th Cir. 2022), el Séptimo Circuito sostuvo que una sola venta dentro del estado del foro es suficiente para sustentar la competencia, mientras que el Segundo Circuito, en Chloe v. Queen Bee of Beverly Hills, LLC, 616 F.3d 158 (2d Cir. 2010), resolvió que el envío de un artículo, combinado con actividad comercial, es suficiente. El inicio de una sola transacción puede, por lo tanto, ser suficiente para establecer competencia personal — aunque, como ha observado un comentario reciente sobre el foro de patentes Schedule A con mayor actividad del país, los tribunales no siempre extienden la misma generosidad cuando un vendedor acusado invierte los roles y demanda al titular de los derechos en el mismo foro, una asimetría genuina que vale la pena plantear cuando resulte pertinente.

El demandante también debe demostrar que los demandados residen fuera de Estados Unidos para justificar el emplazamiento alternativo conforme a la Regla 4(f)(3) de la FRCP. Esta ubicación extranjera puede establecerse mediante capturas de pantalla de la información de contacto o de dominios de correo electrónico extranjeros. En el Distrito Medio de Florida, los anexos de capturas de pantalla deben tener calidad suficiente y una extensión limitada por cada demandado.

Medidas Cautelares y el Congelamiento de Activos

La TRO ex parte es la herramienta procesal central en estos casos

Los tribunales derivan su autoridad de la All Writs Act, que otorga facultades inherentes para emitir TRO y medidas cautelares preliminares con el fin de preservar su competencia. Conforme a la Regla 65(b) de la FRCP, una TRO puede emitirse sin notificación previa únicamente si hechos específicos contenidos en una declaración jurada o en una demanda verificada demuestran un daño inmediato e irreparable antes de que el demandado pueda ser oído, y el abogado certifica por escrito los esfuerzos de notificación realizados o las razones por las que la notificación resulta innecesaria. Para justificar un procedimiento ex parte, los demandantes presentan declaraciones que ilustran que los vendedores en línea habitualmente disipan sus activos al recibir la notificación. Sin embargo, estas declaraciones deben ser lo suficientemente específicas para satisfacer la regla, y no meras afirmaciones conclusorias. En Price v. The Individuals, Partnerships, and Unincorporated Associations Identified on Schedule A, No. 8:25-cv-3398-KKM-AEP (M.D. Fla. Feb. 4, 2026), el tribunal aclaró que aportar un registro de marca es insuficiente cuando los demandantes no presentan evidencia de la marca en el contexto del litigio que pudiera sustentar una probabilidad de éxito en cuanto al fondo.

Si se concede la TRO, el demandante puede solicitar que se ordene al demandado abstenerse de vender los productos presuntamente falsificados, solicitar información de identificación a instituciones financieras o plataformas de mercado terceras, y solicitar a esos terceros el congelamiento de los activos. Una vez notificados, estos terceros quedan vinculados conforme a la Regla 65 si actúan en concierto activo o en participación con el demandado. Para preservar el debido proceso, los titulares de cuentas afectados pueden solicitar al tribunal que modifique la restricción. Una vez congeladas las cuentas, el demandante debe emplazar a los demandados electrónicamente conforme a la Regla 4(f)(3) de la FRCP — un paso que es independiente de las Reglas 4(f)(1) y 4(f)(2), lo que significa que no se requieren intentos previos de emplazamiento tradicional, al menos cuando la dirección física de un demandado permanece genuinamente desconocida.

Una TRO tiene un límite de 14 días, pero puede prorrogarse por 14 días adicionales si se demuestra una causa justificada conforme a la Regla 65(b)(2) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La TRO eventualmente puede convertirse en una medida cautelar preliminar transcurrido el plazo de 28 días, la cual permanece vigente durante toda la duración del litigio. La etapa de la medida cautelar preliminar sí exige notificación y una audiencia en la que el demandado puede comparecer y controvertir las alegaciones — la primera oportunidad real que tienen la mayoría de los demandados de ser oídos. Conforme a la Regla Local 6.02(a)(2) del Distrito Medio de Florida, una moción de medida cautelar preliminar debe incluir como anexo cada documento en el que se apoye el demandante.

Reclamos Sustantivos: Marcas, Derechos de Autor y Patentes de Diseño

El mismo esquema, aplicado a tres cuerpos normativos distintos

Los casos Schedule A basados en marcas se sustentan en reclamos de infracción federal de marcas conforme al 15 U.S.C. § 1114, así como en la designación falsa de origen y la dilución conforme al 15 U.S.C. § 1125(a) y (c). Estas acciones están diseñadas para casos de falsificación evidente, donde la infracción resulta claramente apreciable, y no para disputas complejas entre empresas legítimas que requieran un desarrollo fáctico profundo. También pueden plantearse reclamos de infracción de derechos de autor conforme al 17 U.S.C. § 501 cuando un demandado vulnera cualquiera de los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor, como reproducir la fotografía de un producto protegida por derechos de autor en un listado en línea. Si bien los mercados en línea no tienen el deber proactivo de vigilar a los vendedores en sus plataformas, sí deben cumplir con la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) y la INFORM Consumers Act.

Un tercer fundamento, cada vez más frecuente, es la infracción de patentes de diseño conforme al 35 U.S.C. § 271, invocada con mayor frecuencia contra vendedores de productos de imitación que copian un diseño ornamental patentado. Los casos Schedule A de patentes de diseño conllevan un remedio distintivo no disponible en el contexto de marcas o derechos de autor: conforme al 35 U.S.C. § 289, el titular de una patente de diseño puede recuperar la totalidad de las ganancias del infractor derivadas del producto infractor — no simplemente una regalía razonable o una porción proporcional — lo cual puede hacer que el litigio Schedule A de patentes de diseño resulte especialmente atractivo para los demandantes, y especialmente relevante para los demandados que evalúan su exposición. Como se analiza en las §§ 7–8 a continuación, los casos Schedule A de patentes de diseño también enfrentan el conjunto más sólido de defensas procesales de los tres tipos de reclamo, porque el Congreso restringió específicamente la acumulación de partes en los casos de patentes de una manera que nunca hizo para los reclamos de marcas o derechos de autor.

Defensa Frente al Emplazamiento Alternativo Conforme a la Regla 4(d) y la Regla 4(f)(3)

El área de la defensa Schedule A que evoluciona con mayor rapidez en este momento

El emplazamiento alternativo es la bisagra sobre la que gira todo el modelo Schedule A — sin él, un demandante no puede convertir un congelamiento de activos ex parte en una sentencia contra un vendedor extranjero anónimo. También es el área en la que los tribunales han endurecido con mayor firmeza su escrutinio durante los últimos dos años.

Regla 4(d): la vía de renuncia que los demandados no deberían pasar por alto

La Regla 4(d) impone a los demandantes el deber de evitar el gasto innecesario del emplazamiento formal y — de manera importante — ese deber se aplica a los demandados sujetos a emplazamiento conforme a la Regla 4(f) (es decir, demandados en el extranjero), no solo a los demandados nacionales. En la práctica, los demandantes Schedule A rara vez intentan solicitar una renuncia conforme a la Regla 4(d) antes de solicitar el emplazamiento alternativo, porque toda la premisa de la moción de TRO ex parte es que las identidades y direcciones de los demandados aún no se conocen. Pero una vez que el descubrimiento acelerado revela el nombre verificado y la dirección de un demandado — lo cual ocurre casi siempre, ya que los mercados en línea y los procesadores de pagos mantienen registrada información de registro e impositiva — esa premisa se debilita considerablemente, y el demandado tiene un argumento genuino de que, a partir de ese momento, el demandante debería someterse al proceso de emplazamiento más convencional.

Para un demandado que ya ha sido nombrado y desea responder sin conceder nada, solicitar o aceptar una renuncia conforme a la Regla 4(d) puede ser una opción táctica útil: la Regla 4(d)(3) otorga al demandado que devuelve una renuncia 60 días desde el envío de la solicitud (90 días si el demandado se encuentra fuera de Estados Unidos) para responder a la demanda — con frecuencia considerablemente más tiempo que el cronograma comprimido que establece una TRO Schedule A y una orden de emplazamiento alternativo. De manera crucial, la Regla 4(d)(5) preserva todas las defensas y objeciones, salvo la objeción de suficiencia del emplazamiento en sí misma, de modo que renunciar al emplazamiento no implica renunciar a las defensas de competencia personal, jurisdicción territorial (venue) o acumulación de partes.

Regla 4(f)(3) y el Convenio de La Haya sobre Notificación: un estándar que se endurece rápidamente

Esto genera lo que los profesionales han denominado la “trampa del descubrimiento acelerado” para los demandantes Schedule A: la misma orden de descubrimiento acelerado que revela la identidad de un demandado y congela sus activos, normalmente también revela una dirección física verificada registrada ante el mercado en línea o el procesador de pagos — y en el momento en que esa dirección se conoce, el argumento de que el emplazamiento debe realizarse a través de los canales formales del Convenio de La Haya (en lugar de correo electrónico o mensajería de plataforma) se fortalece considerablemente. Los tribunales permanecen divididos en algunos casos límite — algunos han razonado que una objeción del Artículo 10 a los “canales postales” no necesariamente alcanza al correo electrónico, ya que el Convenio (redactado en 1965) nunca lo contempló — pero la tendencia después de Smart Study es tratar el emplazamiento por correo electrónico a demandados chinos como improcedente una vez que existe una dirección registrada.

Lo que esto significa para un demandado

• Impugnar directamente la suficiencia del emplazamiento alternativo, particularmente cuando el propio descubrimiento acelerado del demandante arrojó una dirección física verificada antes de que se concediera la moción de emplazamiento alternativo o antes de que se dictara la rebeldía.
• Solicitar la anulación de una sentencia en rebeldía conforme a la Regla 60(b)(4) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil cuando el emplazamiento haya sido indebido — una sentencia dictada sobre la base de un emplazamiento defectuoso se considera nula, y los tribunales han resuelto que las mociones de anulación por este motivo siguen siendo oportunas mucho después de los hechos, siempre que se presenten dentro de un plazo razonable después de que el demandante intente efectivamente ejecutar la sentencia o disponer de los activos congelados.
• Preservar el argumento incluso mientras se negocia. Participar en conversaciones preliminares de acuerdo para intentar liberar fondos congelados no implica, por sí solo, la renuncia a una objeción por emplazamiento defectuoso.
• Considerar la renuncia conforme a la Regla 4(d) como una herramienta afirmativa, no solo como una defensa — puede convertir un plazo de respuesta comprimido impuesto por la TRO en el plazo estándar de 60 o 90 días, sin renunciar a los argumentos de competencia, jurisdicción territorial o acumulación de partes.

Acumulación Indebida (Misjoinder) en Casos Schedule A Basados en Patentes: 35 U.S.C. § 299

El Congreso ya incorporó la defensa de acumulación indebida en el propio estatuto

La America Invents Act de 2011 añadió el 35 U.S.C. § 299 específicamente para detener la práctica de demandar a un gran número de demandados no relacionados entre sí en un solo caso de patentes — la misma práctica que define el modelo Schedule A. Conforme al § 299, los infractores acusados solo pueden acumularse como demandados en una sola acción de patentes si (1) se afirma en su contra un derecho a reparación que surge de la misma transacción, hecho o serie de transacciones relacionadas con la fabricación, uso, importación, oferta de venta o venta del mismo producto o proceso acusado, y (2) surgirán en la acción cuestiones de hecho comunes a todos los demandados. El § 299(b) va más allá, al disponer expresamente que los infractores acusados no pueden acumularse basándose únicamente en alegaciones de que cada uno infringió la misma patente.

La consecuencia práctica de una impugnación exitosa conforme al § 299 es significativa, y va en contra de toda la lógica económica del modelo Schedule A: el tribunal desestimará sin perjuicio a los demandados indebidamente acumulados, o separará sus reclamos en acciones independientes, y en este último caso, el demandante debe pagar una tasa de presentación separada por cada acción separada. Debido a que estas demandas masivas suelen ser rentables únicamente a gran escala, una moción de acumulación indebida bien fundamentada — incluso una que solo tenga éxito respecto de un único demandado — puede eliminar por completo el incentivo económico del demandante para seguir persiguiendo a ese demandado.

Mociones de Desestimación en Casos Schedule A de Patentes

Más allá de la acumulación indebida: jurisdicción territorial, suficiencia de la demanda y validez

Jurisdicción territorial (venue) indebida conforme al 28 U.S.C. § 1400(b)

La jurisdicción territorial en materia de patentes se rige por su propio estatuto, no por el estatuto general de jurisdicción territorial aplicable a los reclamos de marcas y derechos de autor — una distinción que resulta sumamente relevante en la práctica Schedule A:

Debido a que la mayoría de los demandados Schedule A genuinamente se encuentran fuera de Estados Unidos, la regla de jurisdicción territorial para extranjeros normalmente descarta una impugnación de jurisdicción territorial específicamente para ellos. Pero las demandas Schedule A en ocasiones incluyen a revendedores nacionales, drop-shippers u operaciones de cumplimiento junto con los vendedores extranjeros — y para esos demandados, TC Heartland y su jurisprudencia derivada siguen siendo una defensa real y subutilizada que no tiene equivalente en el contexto de marcas o derechos de autor.

Suficiencia de la demanda

Las demandas Schedule A de patentes de diseño frecuentemente se basan en alegaciones genéricas y no particularizadas, aplicadas de manera uniforme a docenas de demandados — precisamente el tipo de alegación estandarizada (boilerplate) de la que desconfían tanto el estándar de plausibilidad de Ashcroft v. Iqbal y Bell Atlantic Corp. v. Twombly como el análisis de acumulación antes expuesto. Cuando una demanda no alega de manera plausible que el producto específico de un demandado específico incorpora cada elemento del diseño reivindicado, vale la pena evaluar una moción de desestimación por falta de exposición de una causa de acción, junto con la moción de acumulación indebida.

Titularidad, legitimación y nulidad (invalidity)

Como en cualquier caso de patentes, un demandado puede impugnar si el demandante realmente es titular de la patente invocada mediante una cadena de titularidad clara, y puede plantear defensas de nulidad — anticipación, obviedad o, en el caso de una patente de diseño, que el diseño reivindicado está dictado por la función y no es genuinamente ornamental. Debido a que los procedimientos de reexamen ex parte y de revisión inter partes ante la PTAB siguen estando disponibles independientemente de cómo avance un caso ante el tribunal de distrito, un demandado que enfrenta un reclamo Schedule A de patente de diseño serio y de alto valor debería evaluar una impugnación de validez ante la PTAB como una vía paralela junto con cualquier moción de desestimación.

El detalle completo sobre la IPR, la PGR, el reexamen ex parte, los procedimientos de derivación y el examen suplementario está disponible en nuestra página de Asuntos de Patentes.

Estrategia Práctica de Defensa

Eficiencia para los demandantes, y puntos de apalancamiento reales para los demandados

Los litigios Schedule A en los tribunales federales de Florida representan un marco procesal eficiente para abordar la infracción generalizada de propiedad intelectual en línea mediante la falsificación. Mediante el uso de TRO ex parte y el emplazamiento electrónico alternativo, los demandantes pueden interrumpir operaciones extranjeras anónimas y asegurar un mecanismo de recuperación financiera. En teoría, los tribunales autorizan congelamientos preliminares de activos para preservar la disponibilidad de una reparación equitativa final, como una rendición de cuentas de ganancias conforme al 15 U.S.C. § 1117(a) para reclamos de marcas, o la restitución de la totalidad de las ganancias conforme al 35 U.S.C. § 289 para reclamos de patentes de diseño. En la práctica, rara vez se obtiene una reparación equitativa permanente sobre el fondo del asunto — estos casos casi siempre culminan en sentencias en rebeldía, porque los demandados con sede en el extranjero rara vez comparecen ante el tribunal, y los demandantes entonces persiguen daños legales en lugar de una rendición de cuentas. El congelamiento preliminar de activos funciona, en la mayoría de los casos, como una herramienta de apalancamiento en el litigio, más que como un mecanismo de distribución equitativa permanente.

Esta doble realidad — una eficiencia procesal genuina para los titulares de derechos legítimos, contrapuesta a un modelo de negocio que depende de que los demandados nunca comparezcan — es exactamente la razón por la que los tribunales federales de Florida, al igual que antes lo hizo el Distrito Norte de Illinois, están comenzando a aplicar con mayor rigor las reglas de acumulación, los estándares de emplazamiento y los requisitos probatorios para las capturas de pantalla y las declaraciones. Un demandado que comparece con prontitud, impugna el fundamento procesal del caso — acumulación, jurisdicción territorial, emplazamiento — y solo entonces aborda el fondo del asunto, suele encontrarse en una posición sustancialmente más sólida de la que el modelo Schedule A fue diseñado para prever.

Para un panorama, tipo de reclamo por tipo de reclamo, de los primeros pasos y las preguntas clave iniciales en reclamos de patentes, marcas, derechos de autor, secretos comerciales, CADRA y FDUTPA, consulte nuestros materiales de Defensa en Litigios; para la contraparte del lado del cumplimiento de esta práctica, consulte nuestros materiales de Litigios y Cumplimiento.

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