Marques

Les marques de commerce et les marques de service protègent le nom de marque, le logo ou le slogan de votre entreprise, et permettent aux consommateurs d’identifier l’origine de vos produits et services par rapport à ceux de vos concurrents. À mesure que notre économie devient plus mondialisée et plus dépendante du commerce électronique, les marques de commerce et de service ne cessent de gagner en valeur et en importance — tout comme le coût d’une erreur commise dans la recherche de disponibilité, le fondement du dépôt, ou la stratégie de dépôt à l’étranger.

Nos avocats en marques de Miami effectuent les recherches de disponibilité, procèdent à l’enregistrement et gèrent des portefeuilles de marques en Floride, dans l’ensemble des États-Unis et à l’étranger — depuis la première recherche préliminaire jusqu’aux dépôts au titre du Protocole de Madrid et aux transactions de licence.

Recherche de Disponibilité de Marque

Pourquoi une recherche doit précéder un dépôt — et un changement de marque

L’enregistrement du nom de marque, du logo ou du slogan de votre entreprise auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) peut vous conférer un avantage concurrentiel déterminant. Avant d’investir du temps, des efforts et de l’argent dans un nom ou un logo particulier, il est prudent — et souvent essentiel — de déterminer si cette marque est disponible aux États-Unis et dans tout autre pays où vous envisagez d’offrir des produits ou des services. Une recherche de disponibilité de marque effectuée avant le lancement peut permettre d’économiser des milliers de dollars en frais de changement de marque, et peut prévenir le risque bien plus coûteux d’une réclamation ultérieure pour contrefaçon de la part d’un titulaire de marque dont vous ignoriez jusqu’à l’existence.

Notre équipe de recherche en matière de marques peut souvent produire une recherche initiale dans les heures suivant votre premier appel, et nous avons l’expérience nécessaire pour réaliser des recherches allant d’une recherche préliminaire rapide à un avis de disponibilité détaillé, complet et exhaustif — selon l’importance des enjeux liés à la marque.

Les plateformes que nous consultons

Une recherche de disponibilité fiable repose sur davantage qu’une simple recherche gratuite dans la base de données de l’USPTO. Nous utilisons des plateformes de recherche et de sélection de niveau professionnel, employées par les conseils en marques et les titulaires de marques du monde entier, notamment :

Chaque plateforme présente ses propres atouts en matière de couverture, de données de common law et de méthode de travail, et nous sélectionnons l’outil — ou la combinaison d’outils — le mieux adapté en fonction de la marque, du secteur d’activité et des juridictions concernées. Au-delà de la validation d’une marque en vue de son enregistrement, une recherche initiale contribue à prévenir le risque d’une future allégation de contrefaçon de la part d’un titulaire de marque dont vous n’aviez même pas soupçonné l’existence.

Services Complets de Surveillance de Marques

L’enregistrement marque le début de la protection, non la fin de la vigilance

Une marque enregistrée ne se défend pas elle-même. De nouvelles demandes sont déposées chaque jour ouvrable auprès de l’USPTO, de l’EUIPO, de l’OMPI et des offices des marques des différents États, des noms de domaine sont enregistrés à toute heure, et des annonces sur des places de marché ou des comptes de réseaux sociaux peuvent être mis en ligne en quelques minutes. Notre programme de surveillance garde un œil constant sur l’ensemble de ces fronts, de sorte qu’un dépôt conflictuel ou un usage contrefaisant soit détecté pendant qu’il peut encore être arrêté à moindre coût — au moyen d’une lettre de protestation ou d’une opposition — plutôt que des années plus tard, dans le cadre d’un contentieux coûteux.

Ce que nous surveillons

• Nouveaux dépôts de marques : surveillance hebdomadaire du Bulletin officiel (Official Gazette) de l’USPTO et de sa base de données de demandes en instance, des registres des marques des différents États, ainsi que — pour les portefeuilles internationaux — du Bulletin de l’EUIPO, de la gazette Madrid de l’OMPI, et d’autres registres nationaux étrangers, le tout confronté à vos marques et classes enregistrées et en instance.
• Noms de domaine : nouveaux enregistrements incorporant votre marque ou des variantes prêtant à confusion, y compris le typosquattage et les homoglyphes, en coordination avec notre pratique en matière de litiges relatifs aux noms de domaine lorsqu’une action UDRP ou ACPA se justifie.
• Places de marché en ligne et réseaux sociaux : annonces et comptes sur des plateformes telles qu’Amazon, Etsy et Alibaba, ainsi que les identifiants de réseaux sociaux, surveillés pour détecter les produits contrefaits, les revendeurs non autorisés et l’usurpation d’identité.
• Dénominations commerciales et immatriculations d’entités : enregistrements de sociétés et de noms commerciaux fictifs auprès des États, susceptibles de créer une confusion ultérieure ou de compliquer l’exécution des droits.

Les outils au service de la surveillance

Nous utilisons les modules de surveillance dédiés des mêmes plateformes décrites ci-dessus : le Trademark Watch Analyzer de Clarivate et sa surveillance native par IA TM go365, les modules de surveillance et de protection de marque en ligne de Corsearch, ainsi que les services de surveillance de Questel intégrés à sa plateforme de gestion de la PI — chacun étant paramétré en fonction de la marque, du secteur et des juridictions pertinentes pour votre portefeuille.

Rapports et recommandations

Une simple liste brute de résultats ne constitue pas un service de surveillance — la valeur réside dans ce qui se passe après le signalement d’un conflit potentiel. Nos rapports de surveillance sont transmis selon un cycle régulier (généralement mensuel, ou hebdomadaire pour les marques et secteurs à risque plus élevé), et chaque résultat est examiné par un avocat — et non par une simple base de données — avant de vous parvenir :

Chaque recommandation s’accompagne du raisonnement qui la sous-tend et du délai applicable, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée et en temps utile — et lorsqu’un résultat doit être porté au niveau d’une mise en demeure formelle, nos équipes chargées des Lettres de Mise en Demeure et du Contentieux et Défense des Droits prennent le relais sans manquer une étape.

Choisir un Fondement de Dépôt : Usage, Intention d’Utiliser, ou Protocole de Madrid

Trois points de départ différents pour un même enregistrement

Toutes les demandes de marque américaine ne partent pas du même point. Selon que votre marque est déjà présente sur le marché, encore en développement, ou déjà protégée à l’étranger, le fondement de dépôt approprié change — et chacun comporte ses propres exigences de preuve, son calendrier et ses propres risques.

Bon nombre de nos clients recourent à plus d’un fondement au cours de la vie d’une marque : un dépôt fondé sur l’intention d’utiliser afin de sécuriser une date de dépôt avant le lancement, suivi d’une demande au titre du Protocole de Madrid une fois l’enregistrement américain obtenu et l’expansion internationale engagée.

Préparation et Dépôt de Marques

L’un des meilleurs rapports qualité-prix du droit de la propriété intellectuelle — à condition d’être bien fait

L’enregistrement d’une marque de commerce ou de service pour le nom, le slogan ou le logo de votre entreprise représente l’un des meilleurs investissements dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Mais l’enregistrement exige un véritable savoir-faire : identifier et décrire correctement les produits et services, sélectionner les classes internationales appropriées, et fournir au gouvernement fédéral la preuve de l’usage dans le commerce lorsque celle-ci est requise. Nous guidons nos clients à travers chacune de ces étapes.

Notre équipe en matière de marques à Miami compte des praticiens agréés devant l’Office des brevets et des marques des États-Unis, et nous avons préparé, déposé et poursuivi des centaines de demandes de marques jusqu’à leur enregistrement, tant auprès de l’USPTO que du Florida Department of State. Nous connaissons les pratiques de l’Office des marques et savons comment faire progresser efficacement une demande, du dépôt jusqu’à l’enregistrement — souvent selon une formule avantageuse à honoraires forfaitaires.

Enregistrement de Marque au Niveau de l’État de Floride

Enregistrée en quelques jours, et non en quelques mois — et soutenue par une loi permettant le transfert des honoraires d’avocat

Toutes les marques n’ont pas besoin — ou ne sont pas prêtes — d’un enregistrement fédéral dès le premier jour. Pour les entreprises dont la clientèle se trouve principalement en Floride, pour une nouvelle entreprise ayant besoin d’un enregistrement opposable avant un lancement, un salon professionnel ou un litige sur une place de marché, et pour tout client souhaitant disposer d’un levier devant un tribunal de Floride, un enregistrement d’État en vertu du chapitre 495 des Florida Statutes constitue souvent la première démarche appropriée — soit en remplacement d’un dépôt auprès de l’USPTO, soit, plus fréquemment, en complément de celui-ci. Nos avocats en marques de Miami préparent et déposent des demandes de marques de commerce et de service en Floride auprès du Florida Department of State, Division of Corporations, et gèrent les enregistrements qui en résultent, y compris leur renouvellement, leur cession et leur exécution.

Comment une demande floridienne est préparée et déposée

Une demande floridienne paraît plus simple qu’une demande fédérale, mais ce sont les détails qui déterminent en définitive la valeur de l’enregistrement obtenu. Le chapitre 495 exige que la marque soit déjà en usage réel en Floride avant le dépôt de la demande — il n’existe aucun fondement d’intention d’utiliser au niveau de l’État — de sorte que la demande doit indiquer avec exactitude la date du premier usage où que ce soit et la date du premier usage en Floride, et le demandeur doit attester sous serment qu’il est propriétaire de la marque et qu’il n’a connaissance d’aucun tiers détenant un droit supérieur sur celle-ci. Les produits ou services sont classés selon le même système de classification internationale que celui utilisé par l’USPTO (§ 495.111, Fla. Stat.), des frais de dépôt distincts de 87,50 $ sont exigés pour chaque classe revendiquée, et des spécimens démontrant l’usage réel de la marque — étiquettes, marquages ou emballages pour les produits; cartes professionnelles, brochures ou publicités pour les services — doivent accompagner la demande. La Division n’examine la demande qu’au regard du registre d’État des marques, et non des dénominations sociales ou des noms commerciaux fictifs, raison pour laquelle un dépôt en Floride devrait néanmoins être précédé de la même recherche de disponibilité que celle que nous effectuons avant tout dépôt fédéral.

Une fois délivré, un enregistrement floridien est valable pour une durée de cinq ans à compter de sa date d’enregistrement et peut être renouvelé pour des périodes successives de cinq ans, par un dépôt effectué dans les six mois précédant son expiration (§ 495.071, Fla. Stat.). Nous inscrivons ces fenêtres de renouvellement à l’agenda aux côtés des échéances fédérales des Sections 8 et 9 du client, de sorte qu’un enregistrement floridien soit géré sur le même calendrier consolidé que celui décrit ci-dessous.

Pourquoi déposer en Floride plutôt qu’auprès de — ou avant — l’USPTO

Trois différences pratiques motivent la décision de la plupart de nos clients de déposer en Floride : la rapidité, le coût, et la possibilité de recouvrer les honoraires d’avocat.

• Rapidité — des jours plutôt que des mois. Les directives de dépôt de la Division of Corporations indiquent elle-même qu’une demande floridienne correctement préparée devrait être traitée dans un délai de deux à cinq jours ouvrables suivant sa réception. À titre de comparaison, l’USPTO a indiqué que, au cours du premier semestre de l’exercice 2026, le délai moyen entre le dépôt et une première action de l’avocat examinateur était de 4,45 mois, et que le délai total moyen entre le dépôt et l’enregistrement ou l’abandon était de 10,03 mois — une amélioration par rapport aux 5,6 et 11,7 mois de l’exercice 2025, mais qui représente néanmoins la majeure partie d’une année, et davantage encore si une action de l’examinateur ou une opposition survient. L’objectif affiché par l’USPTO est d’atteindre une première action en quatre mois et un traitement total en neuf mois d’ici l’exercice 2028. En pratique, un enregistrement floridien peut être délivré et remis entre les mains d’un client avant même que l’USPTO n’ait attribué la demande fédérale correspondante à un avocat examinateur.
• Coût — une fraction des frais fédéraux. La Floride facture 87,50 $ par classe, tant pour la demande initiale que pour chaque renouvellement quinquennal. Les frais de base d’une demande auprès de l’USPTO s’élèvent à 350 $ par classe depuis le 18 janvier 2025, majorés de surtaxes de 100 $ à 200 $ par classe pour les demandes omettant des informations requises ou utilisant une description libre des produits plutôt que le Trademark ID Manual, sans compter les frais de maintien des Sections 8 et 9 qui s’ensuivent. Pour une marque comportant plusieurs classes de produits et services, la différence se chiffre en milliers de dollars.
• Honoraires d’avocat — une norme de transfert des honoraires plus accessible. En vertu du Lanham Act, une partie gagnante ne peut recouvrer ses honoraires d’avocat que dans des « cas exceptionnels » (15 U.S.C. § 1117(a)) — une norme qui, même après la décision de la Cour suprême dans Octane Fitness, exige que le tribunal constate que l’affaire se distingue des autres par la force de la position de la partie perdante ou par la manière déraisonnable dont elle a été plaidée. La loi floridienne est rédigée de façon plus généreuse : dans une action en contrefaçon d’une marque enregistrée en Floride, le tribunal « peut également accorder à la partie gagnante des honoraires d’avocat raisonnables selon les circonstances de l’affaire » (§ 495.141(1), Fla. Stat.), sans seuil de « cas exceptionnel ». La même section autorise le tribunal à accorder les profits du contrefacteur, les dommages-intérêts du titulaire de l’enregistrement, ainsi qu’une majoration pouvant atteindre trois fois les dommages-intérêts réels, en plus d’une ordonnance de destruction des produits contrefaisants. La disposition relative à la dilution délibérée du § 495.151 comporte sa propre attribution discrétionnaire d’honoraires. Pour une entreprise floridienne dont le contrefacteur se trouve également en Floride, cette exposition au transfert des honoraires change le ton d’une lettre de mise en demeure et l’équation économique d’un règlement.

Un enregistrement floridien fournit également un certificat pouvant être cité dans des lettres de mise en demeure et des plaintes déposées auprès des places de marché, figure dans la recherche publique de marques de l’État que la Division consulte lors de l’examen de chaque demande floridienne ultérieure, et procure à un client qui n’est pas encore en mesure de prouver un usage interétatique un enregistrement qu’il peut faire valoir dès aujourd’hui.

Floride c. USPTO en un coup d’œil

Ce qu’un enregistrement floridien ne permet pas

Nous sommes francs avec nos clients quant aux limites d’un enregistrement d’État. Ses droits s’arrêtent à la frontière de l’État de Floride; il ne confère aucun avis présumé (constructive notice) ni aucune priorité à l’échelle nationale, ne peut servir d’enregistrement de base pour un dépôt au titre du Protocole de Madrid, ne permet pas l’usage du symbole ®, et n’empêchera pas, à lui seul, l’USPTO d’enregistrer une marque conflictuelle au nom d’un tiers, car les examinateurs fédéraux ne consultent pas les registres des États. Un déposant fédéral ultérieur détenant des droits antérieurs peut également limiter la capacité d’un titulaire d’enregistrement d’État à s’étendre. Le chapitre 495 préserve lui-même les droits de common law qu’une entreprise a pu bâtir par l’usage (§ 495.161), de sorte qu’un enregistrement floridien s’ajoute à ces droits plutôt que de les remplacer.

Pour la plupart de nos clients en Floride, la réponse n’est donc pas « Floride ou USPTO », mais « Floride et USPTO » : une demande d’État déposée la semaine du lancement de la marque, procurant en quelques jours et à moindre coût un enregistrement opposable ainsi qu’un levier de transfert des honoraires, associée à une demande fédérale garantissant des droits à l’échelle nationale selon le calendrier plus long de l’USPTO. Nous préparons les deux à partir de la même recherche de disponibilité, des mêmes spécimens et de la même identification des produits et services, de sorte que rien n’est fait en double.

Déposer Dans le Monde : Comparaison entre l’USPTO, l’EUIPO, l’IMPI et l’OPIC

Les exigences — et les formalités — changent à chaque frontière

Une entreprise américaine qui étend sa marque vers l’Europe, le Mexique ou le Canada découvre rapidement que l’on ne peut pas simplement « déposer la même demande ». Le tableau ci-dessous compare un dépôt américain standard au titre du § 1(a) à un dépôt direct auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), de l’Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mexicain (IMPI), et de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Il convient de noter ce qui ne change pas d’une frontière à l’autre : aucun de ces quatre offices n’exige que le demandeur lui-même soit domicilié dans la juridiction concernée. Ce qui change, c’est la représentation — les États-Unis, l’UE et le Canada conditionnent tous la capacité des demandeurs étrangers à poursuivre eux-mêmes leurs demandes à la désignation d’un conseil ou d’un mandataire local, tandis que le Mexique ajoute en outre une exigence formelle de procuration. Le non-respect de l’une de ces exigences procédurales est l’une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles un dépôt à l’étranger se bloque après avoir déjà été engagé.

Marques Internationales et Dépôts Madrid

Un réseau, un système de dépôt, une portée mondiale

Nous entretenons un vaste réseau de correspondants étrangers en matière de marques à travers l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les Caraïbes, afin de faciliter le dépôt et l’enregistrement de marques internationales lorsqu’une désignation au titre du Protocole de Madrid n’est pas disponible ou ne convient pas. Notre équipe en matière de marques dispose également d’une expérience directe du dépôt de demandes internationales par l’entremise du système de dépôt Madrid administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ce qui nous permet de sécuriser une protection non seulement aux États-Unis, mais aussi dans l’ensemble de l’Europe et de l’Amérique latine, à partir d’une stratégie de dépôt unique et coordonnée.

Au-delà de la sécurisation de ces droits, notre équipe de parajuristes participe à la gestion et à la surveillance continues des portefeuilles de marques internationales. Une gestion mondiale de portefeuille — assurant le suivi des délais de renouvellement, des exigences d’usage et des actions des offices dans de multiples juridictions — transforme un ensemble disparate d’enregistrements étrangers en un actif coordonné et porteur de valeur, propice à la croissance et à la stabilité de votre entreprise.

Licence et Acquisition de Marques

Nos avocats en marques possèdent une vaste expérience non seulement dans l’enregistrement des marques, mais aussi dans l’accompagnement des clients pour des transactions visant à concéder sous licence, à monétiser ou à acquérir des portefeuilles de marques. Cela comprend la rédaction, la préparation et la négociation de licences de marques complexes intégrant des dispositions appropriées de contrôle de la qualité, afin que tout transfert de technologie demeure effectif et opposable — ainsi que la réalisation d’audits de diligence raisonnable sur les actifs de propriété intellectuelle dans le cadre de toute vente ou acquisition d’un portefeuille de marques.

Des accords de marque détaillés, complets et bien rédigés peuvent avoir une incidence considérable sur votre entreprise. N’agissez pas seul, et ne vous fiez pas à des formulaires téléchargés sur Internet, souvent inadaptés ou non pertinents pour votre transaction. Si vous avez besoin d’accords commerciaux garantissant des droits et responsabilités appropriés, une déclaration en temps utile des ventes et des revenus, et des obligations de paiement clairement définies, contactez-nous dès aujourd’hui.

Services Complets de Maintien en Vigueur et de Rapport

Un enregistrement s’éteint faute d’avoir respecté un délai, non à la suite d’un litige juridique

Un enregistrement de marque américain n’est pas permanent par défaut — il ne subsiste que si son titulaire dépose les bons documents, en temps voulu, aussi longtemps que la marque est utilisée. La plupart des enregistrements qui s’éteignent le font non pas en raison de la contestation d’un concurrent, mais parce qu’un délai de maintien a été manqué. Nous inscrivons à l’agenda et gérons chaque délai auquel un enregistrement sera confronté en vertu du Lanham Act, et informons nos clients de l’état des dossiers bien avant chaque échéance.

Les dépôts des Sections 8 et 9 sont obligatoires pour maintenir un enregistrement en vigueur; la Section 15 est facultative, mais précieuse, puisqu’un enregistrement incontestable ne peut plus être contesté au motif qu’il serait simplement descriptif sans caractère distinctif acquis, ni sur le fondement d’un usage antérieur — mais non supérieur — d’un titulaire de droits de common law, ce qui restreint les moyens de défense dont dispose quiconque le conteste par la suite. (Certains motifs, tels que la fraude envers l’USPTO, le caractère générique, la fonctionnalité et l’abandon, demeurent invocables contre une marque incontestable, quoi qu’il en soit.)

Pour les marques protégées à l’échelle internationale en vertu du Protocole de Madrid, un dépôt comparable — une attestation d’utilisation de la Section 71 — est requis pour maintenir la désignation des États-Unis au sein d’un enregistrement international, selon un calendrier qui reflète celui de la Section 8. Étant donné que les offices étrangers appliquent leurs propres règles de maintien distinctes (la Déclaration d’usage réel exigée par le Mexique à la 3e année, par exemple, n’a pas d’équivalent exact aux États-Unis), un portefeuille couvrant plusieurs pays a besoin d’un calendrier unique et consolidé, plutôt que de quatre calendriers distincts suivis indépendamment.

Notre service de maintien en vigueur et de rapport tient ce calendrier unique pour vous : des rappels proactifs des échéances bien avant chaque fenêtre de dépôt, la préparation et le dépôt des Sections 8, 9 et 15 (ainsi que des renouvellements quinquennaux en Floride et de leurs équivalents étrangers), et un rapport d’état permanent portant sur l’ensemble de votre portefeuille, afin que rien ne soit laissé au hasard.

Capacité Complète

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